3M“优事贴”商标异议复审行政纠纷再审案

铸成
视角

03月15
2018

案情简要:

再审申请人上海晨光文具股份有限公司(以下简称"晨光")于2010年申请了第8142049号"优事贴"商标。再审被申请人3M公司(下称"3M")以其在先注册的"报事贴"商标为权利基础,对该商标采取了商标异议法律行动。 经过长达六年多的较量,3M的主张终于在本案的行政诉讼二审阶段获得了北京市高级人民法院的支持。晨光不服二审判决,向最高人民法院提起了再审申请。

 

铸成接受3M公司委托之后,认真分析案情,充分了解3M的需求和引证商标的背景,帮助3M制定和执行多方位的维权策略,搜集了多方面证明商标近似和引证商标知名度的关键证据,最终成功说服最高院驳回了晨光的再审申请。

 

由于市场上抄袭3M"报事贴"商标的主体众多,并已经严重影响了3M自身的市场份额,本案的成功对3M今后的其他民事侵权和行政案件有重要的帮助作用。实际上,本案的获胜对于铸成代理的另一民事诉讼——3M诉得力关于"百事贴"商标侵权案的胜诉已经起到了重要的推动作用。

 

代理律师:付同杰

协办律师:戴国琛

 

一、案件背景:


3M为世界500强,其业务范围涉及多个领域,包含文具行业。二十世纪八十年代,3M创作性的发明了一款带有黏贴功能的便笺纸商品,并使用"POST-IT报事贴"作为此商品的商标。


晨光是国内文具行业的领军企业。2010年3月,晨光向商标局申请注册了第8142049号"优事贴"商标,指定使用在"便条纸等"商品上。随后,3M在公告期内向商标局提起了商标异议。在此后长达六年的时间里,历经商标行政程序的各个阶段,3M的主张终于在二审诉讼程序中获得了北京市高级人民法院的支持。


二、 案件难点:


第一、在商标评审案件中,对于诉争商标与引证商标属于首汉字或者首字母不同且整体无含义的商标,一般不认定为近似。本案恰属于首汉字不近似的情形,因此想要说服法院认定"优事贴"与"报事贴"构成近似商标难度可想而知。


第二、在诉讼中,晨光罗列了许多"事贴"结尾商标的注册信息来主张"事贴"二字的通用名称属性,从而支持其商标不近似的主张。实际上,在诉讼过程中,3M"报事贴"商标已经呈现出了严重的淡化趋势。为防止法官采信晨光的主张,铸成团队需要通过更为详尽和有理有据的阐述说服法院。


第三、3M出于商业信息保密的目的,难以提供审计报告等用以证明销售数据的证据。销售数据是证明引证商标知名度最为重要的证据之一,此类证据的缺失无疑增加了案件的难度。


第四、晨光是文具领域的龙头企业,其"优事贴"品牌在市场上已经颇具名气。据此晨光打出民族企业牌,主张"优事贴"与"报事贴"在市场上已经形成了稳定的市场秩序,并提供了许多相关证据证明"优事贴"的知名度,主张两商标共存不会导致相关公众的混淆误认。为了反驳其主张,铸成团队需要认真挖掘对方证据中的破绽,说服法院对其证据不予采信。


三、 铸成的诉讼策略:


第一、充分考虑法院注重个案审查的特点,从多个角度帮助3M搜集证明引证商标知名度的证据:如维权历史、第三方报道、同行业其他企业的认可等等,证明"报事贴"作为全球第一个可黏贴便条纸的文具品牌,具有相当高的知名度和影响力。晨光作为同行业竞争者理应知晓此品牌,并履行相应的避让义务。最终最高人民法院认可了3M关于"优事贴"商标与"报事贴"商标共存容易使相关公众对商品的来源产生混淆误认的主张。


第二、通过别案裁定佐证"事贴"的显著性。铸成团队搜集了大量的相关裁定,证明大多数"事贴"结尾的商标均不予注册或者被撤销。同时,3M还提交证据证明其它竞争对手亦认可"事贴"结尾商标与"报事贴"构成近似,从而侧面证明"事贴"二字的非通用性。


四、对后期工作的指导意义:


第一、首汉字不同且无含义并非商标不构成近似的合理抗辩理由


商标授权确权行政案件遵循个案审查原则,尤其是在司法程序中,两商标是否构成近似是一案一分析,一案一结论,并无通行的规则。商标共存是否导致混淆是司法机关在认定非相同商标是否构成近似时必然考量的因素,而引证商标的知名度和显著性则是法院判断两商标是否构成混淆的重要考量因素。在具体案件中,大量知名度证据会增加商标被认定为近似的可能性。对于域外在先商标权利人,要搜集证据以证明其对商标进行使用,往往存在一定的困难。对此,铸成团队建议权利人在授权确权案件和维权案件中投入更多精力,通过获得有利裁定和成功维权的案例来逐步积累知名度证据。因此,如果权利人能够证明引证商标的知名度,亦能阻止他人申请注册首汉字不同且整体无含义的商标。


第二、通用名称的认定需要相应的证据支持,权利人要积极维权防止自己的商标变成通用名称


根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》的规定,要证明某一商标是否构成通用名称,需要提供相应的法律规定、国家或行业标准、相关公众普遍认知等证据支持。如在"席梦思"商标驳回复审一案中,最高院即依据"现代汉语词典中关于席梦思一词被解释为弹簧床垫"为主要理由,认定"席梦思"一词为相关行业的通用名称,从而驳回了美梦公司关于"席梦思"商标的申请。在本案中,晨光无法提供类似证据证明"事贴"二字为通用名称,其主张自然无法得到司法机关的支持。 从另外一个角度看,权利人要定期评估自己商标的状态,如果发现自己的商标面临淡化风险时,要采取多元化有效的法律措施来应对,防止自己注册的商标变成通用名称。

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