案情简要:
本案是一起典型的国内小公司有预谋有计划地诉跨国公司知名品牌侵害其商标权并索要巨额赔偿的案件。原告汕头市澄海区建发手袋工艺厂(以下称"原告"或"汕头建发")在本案中主张跨国公司MICHAEL KORS的 、 、 (以下统称"MK logo")侵犯了原告商标的商标权并构成反向混淆。原告通过挑选被诉经销商的方式选择管辖法院,通过提起无效宣告程序从MICHAEL KORS的答辩中获取销售收入信息作为其天价索赔的依据,同时还以各种方式获取所谓对其有利的在先法院判决和行政裁定,以支持其关于双方涉案商标已经构成混淆性近似的主张。经过上述精心策划后,原告最终在杭州市中级人民法院提起诉讼,向本案四被告索赔人民币近一亿元,并要求四被告停止侵权、消除影响。
铸成作为本案被告MICHAEL KORS的代理人,认真分析案情,寻找案件的突破口并精确拟定诉讼策略,广泛、深入、细致地收集证据,精心地准备、参加所有诉讼活动,并针对原告不规范使用其注册商标的事实,在同一法院向原告提起了侵害商标权和不正当竞争的反制诉讼。经审理,一审法院就本案作出判决,驳回了原告的所有诉讼请求。
代理律师:司义夏、付同杰
协办律师:陈林汉
一、案件背景:
本案原告汕头市澄海区建发手袋工艺厂于1997年向商标局提交了 商标的注册申请,并于1999年获准注册,指定使用在第18类箱包等商品上。本案被告迈可寇斯(瑞士)国际股份有限公司于2000年根据其字号及主标"Michael Kors"的首字母创作完成logo ,并于2007年创作完成了 和 这两个logo和,随后将其使用在包类商品上。
在提起诉讼之前,原告精心谋划了一系列动作:例如以其商标为权利基础对迈可寇斯公司名下的"MK MICHAEL KORS"(注册号:3603887;国际分类:18)提起无效宣告程序,其目的为从迈可寇斯的答辩中获取MICHAEL KORS品牌产品的销售收入信息作为其索赔依据;以其商标为权利基础对一些小规模的售卖MICHAEL KORS产品的小店铺进行行政打击和提起民事诉讼,从而取得行政处罚决定书和民事判决书或者调解书,进而支持其关于双方涉案商标已经构成混淆性近似的主张。
在一切准备就绪之后,2017年1月9日,原告以迈可寇斯公司使用的系列MK标识侵犯了其注册商标的专用权为由将迈可寇斯及其中国子公司("被告一")和其他两个销售商(被告三和被告四)诉至杭州市中级人民法院,要求停止侵权, 2017年12月,法院做出判决,驳回了原告的全部诉讼请求。
二、案件难点:
第一、汕头建发持有一个1999年就已获准注册的商标 ,其拥有在先注册商标事实清楚、证据确凿。
第二、原告在诉前进行了精心策划,居于主动地位。原告早已知晓迈可寇斯公司使用的MK logo,但是其并没有急于提起诉讼,而是从2015年起多次申请公证,精心谋划并做足了准备工作之后,才正式将迈可寇斯公司诉至法院,并索以高额赔偿。
第三、原告在本案管辖法院的选择上同样费尽心机。由于原告在本案中的一个重要的主张就是反向混淆,因此其通过挑选被诉经销商的方式将管辖法院选择在杭州市中级人民法院,意图以浙江省高院"蓝色风暴"在先判例最大可能地促使法院支持其主张。
三、我们的诉讼策略:
经过我们的认真分析,我们认为本案的焦点问题在于被告使用的被诉标识是否与原告的注册商标构成近似,特别是其实际使用能否构成混淆。根据上述焦点,我们拟定了如下诉讼策略:
第一、通过对商标本身的分析比对,证明被控标识与涉案标识不构成相同或近似商标。为此,我们从以下方面进行了充分的举证和论证:其一,依据中国商标主管部门的相关规定,"MK"两个字母组合本身缺乏显著性,不能作为商标注册,更不能被垄断;其二,大量的基于"MK"组合的商标已经在相同类别上形成共存;其三,从整体视觉效果、构成元素、创作灵感等方面将双方涉案标识进行逐一、详尽的比对; 其四、提交商标局驳文,用以证明商标局同样认为双方涉案标识不构成近似。
第二、通过对双方涉案标识共存市场所导致的混淆可能性和实际混淆情况进行分析,证明双方涉案标识共存不会导致相关公众混淆。为此,铸成从以下方面进行了充分的举证和论证:其一,通过进行大量公证调查,证明原告的 商标在国内知名度很低,且其相关产品主要用于出口;其二,通过分析原告提交的证据,找出大量事实证明原告的相关MK箱包产品主要用于出口,且并没有进行持续使用,以此用于佐证其商标未在国内持续使用、知名度很低的事实;其三,迈可寇斯公司的主商标是"MICHAEL KORS", 其对MK logo的使用十分谨慎和谦抑;其四,从品牌知名度、市场定位、销售价格、销售规模、销售渠道等方面逐一、详尽地对比了双方涉案标识,以证明消费者不会将被告商标混淆误认为原告商标;其五,主张、强调了根据消费习惯,相关公众在购买本案所涉商品(即女士手袋)的时候会施以较高的注意力这一事实;其六,通过委托业内规范、权威的市场调查公司调查了商标混淆性市场,以取得关于双方涉案标识共存所导致的实际混淆方面的证据。
第三、通过对迈可寇斯公司的MK标识全球注册情况进行大量举证,证明迈可寇斯公司对其MK标识的使用系出于其全球战略一致性的考虑,其使用完全符合奢侈品牌的销售、经营的普遍规律,符合市场习惯,完全系善意使用。
第四、通过对原告实际使用其商标的情况、提起诉讼的目的进行分析,证明原告提起该诉讼系基于明显的恶意。为此,我们在以下方面进行了大量举证和充分论证:其一,原告明知迈可寇斯公司的MK标识的极高知名度,仍然在相同类别上申请了与MK标识完全相同的商标 和 ;其二、通过进行大量公证调查,证明原告在其箱包产品上大量使用 、 、 等抄袭MK标识的侵权标识;其三、通过大量调查取证,证明原告在包款设计上存在大肆抄袭迈可寇斯公司的相应设计的行为;其四、通过分析并驳斥原告索赔的计算基础和方法,证明原告索赔没有依据,其提起本案诉讼系一种浪费司法资源的恶意诉讼行为。不仅如此,为了进一步促使法院对原告的恶意予以关注,我们还就原告的上述抄袭行为在杭州市中级人民法院对原告提起了反制诉讼。
四、案件的典型意义:
第一、本案是一起典型的国内小公司诉跨国公司侵犯商标权并索要巨额赔偿的案件。迈可寇斯公司的MK logo作为其显著的商业标识,已在全球范围内使用多年,并已跟MICHAEL KORS品牌建立起了一一对应的紧密关联。如果迈可寇斯公司使用MK logo的行为被认定为侵权行为,其不仅将支付巨额的赔偿金,而且将对其今后在中国的业务发展造成巨大的负面影响。因此,本案对于迈可寇斯公司来说是一场没有退路的重大战役。铸成律师有效地维护了客户的商业利益,实现了客户利益最大化。
第二、从此案审理的全过程可以看出,人民法院审理复杂知识产权侵权案件的能力和水平日益提高,其快速、公正的判决,彰显了人民法院的公平正义和勤政高效。
第三、在全球知识产权审判民族化倾向日渐严重的大背景之下,该案件的公正审理展现了中国政府高度重视知识产权保护、公正对待境内外当事人的良好国际形象。
第四、该案件的公正审理将会增强外国公司在华投资和生产经营的信心。