本案是一例复杂的跨国公司诉国内行业巨头并引发国内行业企业联手抗争的商标侵权纠纷案件。
原告3M公司(下称"3M")是一家涉猎多个领域的跨国集团,业务领域包含文具行业。二十世纪八十年代,3M创作性的发明了一款带有黏贴功能的便笺纸商品,并使用"报事贴 (POST-IT in Chinese)"作为此商品的商标。
被告得力集团有限公司(下称"得力")是国内文具行业的领军企业。早在2010年,得力即开始规模生产和销售带有"百事贴"的可黏贴便笺纸,冲击了3M的市场份额。3M在发现此事后,先后于两次致函得力,要求其停止侵权,但是得力拒不配合,3M不得不通过司法途径维权。
铸成接受客户委托之后,认真分析案情,充分了解客户的维权需求,并基于客户的反馈精准拟定诉讼策略,于2016年诉至沈阳市中级人民法院。在诉讼过程中,得力利用自身影响力并联合行业内的多家巨头,将"事贴"、"百事贴"列入新颁布的《文具用品术语及分类》国家标准,并据此主张"百事贴"系产品的通用名称,因而不构成商标侵权。面对此国家标准和其他多份辅助证据,铸成律师展开了详尽的分析,成功找出了证据中的多个破绽,拟定了详尽的代理意见和质证意见,最终成功说服一审法院支持了原告的诉讼请求,包括停止侵权、销毁库存、赔偿损失人民币100万元等。在本案的二审审理过程中,得力主动沟通3M 协商和解事宜,双方最终达成了和解。得力同意支付赔偿款并承诺停止使用"百事贴"商标以及销毁库存产品。该和解协议最大程度上维护了客户的权益,实现了客户的诉讼目的。目前该案已经结案。
3M为世界500强,其业务范围涉及多个领域,包含文具行业。二十世纪八十年代,3M创作性的发明了一款带有黏贴功能的便笺纸商品,并使用"报事贴(POST-IT in Chinese)"作为此商品的商标。
本案被告得力集团是国内知名的文具企业,其从2010年起就开始在便签纸商品上使用"百事贴"商标。我们先后向得力集团发送过两封律师函,要求其停止侵权,对方均拒绝配合。
3M公司于2016年向沈阳市中级人民法院提起诉讼。在收到被诉通知后,得力集团先后无故提起管辖权异议和管辖权异议复审,以此拖延诉讼审查。与此同时,得力集团利用其《文具用品术语及分类》主要起草单位的身份,将"百事贴"定义为"便笺纸"商品的通用名称,并作为证据在一审开庭时当庭提交。经过我所律师的努力,本案最终以一审胜诉,二审和解的方式结案。客户对此结果十分满意。
第一、在本案一审过程中,《文具用品术语及分类》已经对外发布,并于二审审理过程中生效。此份证据是得力集团抗辩的最主要证据。
第二、得力集团作为国内首屈一指的文具企业,其在行业内部的影响力不言而喻。在诉讼过程中,其联合上海晨光文具股份有限公司和深圳市齐心股份有限公司等行业巨头一起举证,试图向法院施加压力。
第三、得力集团的"百事贴"商标与3M公司的"报事贴"商标共存多年,3M公司需要提交足够的证据进行充分的说理来证明得力集团的"百事贴"产品并未形成稳定的市场秩序。
第四、被诉侵权标识与引证商标属于首汉字或者首字母不同且整体无含义的商标,一般不认定为近似。本案恰属于首汉字不近似的情形,因此想要说服法院认定"百事贴"与"报事贴"构成近似商标难度可想而知。
结合本案的争议焦点和案件难点,我们拟定了如下诉讼策略:
第一、充分考虑法院注重个案审查的特点,从多个角度帮助3M搜集证明在先商标知名度的证据:如在行政案件中各级法院认定"事贴"结尾商标与"报事贴"构成近似的判决书、3M公司的维权历史、第三方报道、同行业其他企业的认可等等,证明"报事贴"作为全球第一个可黏贴便条纸的文具品牌,具有相当高的知名度和影响力。得力集团作为同行业领军企业理应知晓此品牌,并履行相应的避让义务。
第二、通过另案裁定佐证"事贴"的显著性。铸成团队搜集了大量的相关裁定,证明大多数"事贴"结尾的商标均不予注册或者被撤销。同时,3M还提交证据证明其它竞争对手亦认可"事贴"结尾商标与"报事贴"构成近似,从而侧面证明"事贴"二字的非通用性。
第三、与《文具用品术语及分类》国家标准的发布机关"中国国家标准化管理委员会"密切联系,成功说服对方提起修改相关条款的建议程序,自上而下向得力集团施压。面对一审败诉,国家标准面临修改的困境,得力集团主动向3M 提出和解。
1. 首汉字不同且无含义并非商标不构成近似的合理抗辩理由
在司法程序中,两个商标是否构成近似采取个案审查原则。商标共存是否导致混淆是司法机关是否构成商标是否近似必然考虑的因素。在具体案件中,大量知名度证据会增加商标被认定为近似的可能性。对于域外在先商标权利人,使用证据的搜集往往存在一定的困难。对此,权利人充分利用在商标授权确权案件有利的判决书来证明商标的知名度,并以此来支持诉侵权诉讼中的主张。
2. 反驳对方关键证据,为和解结案寻求突破口
疑难复杂案件通过和解方式解决是降低风险并快速结案的有效方式。对对方核心证据的打击和反驳是迫使对方主动提出和解意向的有效途径,为此,我们针对核心证据的产生主体的调研和沟通也许能够为反驳找到突破口。
3. 权利人要积极维权防止自己的商标变成通用名称
商标权利人,特别是某类产品的发明人,应定期评估自己商标的状态,如果发现自己的商标面临淡化风险时,要采取多元化有效的法律措施来应对,防止自己注册的商标变成通用名称。