涉外定牌加工（OEM）商标争议案件一直是商标司法领域热烈讨论的热点之一。OEM行为是否属于商标性使用行为，是否构成对国内注册商标权利人的侵权，历经了十几年的讨论，但仍无定论。2019年最高院再审“本田案”中，认定OEM构成商标性使用并且构成商标侵权行为，而且明确指出，不能简单地将OEM行为固化为不侵犯商标权的除外情形。这一案件中的裁判观点给此后的类案审判提供了方向性指导，该案后绝大多数的涉OEM案件遵从了最高院的审判思路，将OEM行为认定为商标侵权。

近期出现的一个认定OEM不构成侵权的新判决引起了广泛关注。2024年6月11日，上海市知识产权法院（上海知产法院）审理的福州亚玛机电有限公司（亚玛公司）诉重庆神驰进出口贸易有限公司（神驰公司）商标权属纠纷二审判决中，上海知产法院维持了一审上海市浦东新区人民法院（浦东法院）的判决，两审法院均认定神驰公司作为涉外定牌加工方生产出口贴附与亚玛公司相同商标的一台样机，不构成商标侵权行为。这一裁判结果与最高院的裁判结论恰相反。

案情简介

原告/上诉人亚玛公司是第10886272号“PREDATOR”注册商标的权利人，该商标核定使用商品为（第7类）发电机组；紧急发电机（截止），注册有效期为2013年9月14日至2023年9月13日。

被告/被上诉人神驰公司于2021年3月20日申报出口至美国的汽油发电机组1台，商品上标有“predator”标识，境外收货人为Harbor公司。Harbor公司系美国“PREDATOR”商标的权利人，货物及类别为国际类别第7类燃气发电机，其委托神驰公司加工涉案产品，并明确使用“PREDATOR”商标的产品仅能销售给Harbor公司。

上海洋山海关查获该货物后向原告/上诉人亚玛公司出具《确认知识产权侵权状况通知书》，亚玛公司据此请求海关对该1台汽油发电机组予以扣留。后基于双方主张及证据，海关不能认定上述货物是否侵犯亚玛公司相关知识产权，于是亚玛公司起诉至浦东法院。

法院认为

一审浦东法院认为：

1. 被诉侵权行为系涉外定牌加工行为。被告在定牌生产过程中系在国外注册商标核定使用的项目上规范使用“PREDATOR”商标，且加工产品最终向美国出口，被诉行为系合法授权范围内的涉外定牌加工行为。

2. 定牌加工行为亦构成商标使用行为。本案中的相关公众除消费者外，还包括与被诉侵权产品的营销密切相关的经营者，如运输环节的经营者；被诉侵权产品亦存在回流国内市场的可能；同时，中国消费者出国后对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。故被诉产品上使用的商标具有区分商品来源的可能性，应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。

3. 涉案定牌加工行为不会对原告商标的识别功能产生实质影响。一审法院认为对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识不能简单固化，需要充分考量经济发展大局，妥善平衡商标权人与定牌加工方的利益，促进外贸产业发展。本案中，涉案产品为一台送往美国实验室的样机，从产品性质来看回流至中国市场的可能性极低。有关中国消费者出国而可能导致的混淆的可能性，也并非定牌加工行为本身所造成的。所以，法院认为涉案定牌加工行为不会导致消费者对商品或服务来源产生混淆，不会实质上影响到原告商标在国内市场的识别功能，故不构成商标侵权行为。故而驳回原告诉讼请求。

二审上海知产法院认为：

1. 二审法院未判断被诉行为是否构成商标性使用行为。法院认为被诉行为是否构成商标性使用行为只是侵权判断的要件之一。如果有证据证明被诉行为不满足其他的商标侵权构成要件，则即可认定该行为不构成商标侵权，无需再行判断其是否构成商标性使用行为。

2. 被诉涉外定牌加工行为未对原告注册商标专用权造成损害。二审法院认为对注册商标专用权造成损害是商标侵权行为的构成要件，并进而对该构成要件进行判断。在相同商品上使用相同商标的行为是否构成商标侵权，应当从是否损害了商标识别功能和是否损害了商标固有的禁用权两层面来判断。对于涉外定牌加工行为而言，由于加工商品全部销往境外，相应商品上所贴附的商标不会导致国内相关公众产生混淆，亦不会破坏我国商标法所保护的商标识别功能；同样因为该原因（全部出口），涉案产品并不会使得尚未实际使用的注册商标在未来使用时不能有效发挥识别功能（未损害禁用权），所以法院认为涉外定牌加工行为原则上不会对国内注册商标专用权产生损害。

3. 本案中“商品回流”可能性极低，故涉外定牌加工行为不构成商标侵权。二审法院认为针对不同类型的商品回流需要进行个案认定。就本案而言，涉案商品为一台样机，且无证据显示神驰公司在国内销售过该商品，而样机本身再次回流的可能性是微乎其微的，其不会对亚玛公司注册商标专用权造成损害，故该行为不构成商标侵权。故二审法院驳回上诉，维持原判。

• 铸成评述 •

上述两审判决的结果虽然与最高院裁判相反，但是并未违背最高院对此类案件处理的精神，即，对于OEM案件的审理，不能固化，需要个案个判，需要考量当时的经济发展背景，也需要更好地妥善地平衡国内商标权利人和定牌加工人之间的利益。需要注意的是，对于定牌加工活动中使用商标的行为是否构成商标法意义上的使用行为，在最高法院多个在先判决中前后认定并不一致。鉴于这一问题存在很大争议，该案二审在一定程度上回避了这一问题。

相较最高院再审“本田案”及其他此类案件，上述案件有其特殊之处，如涉案商品数量极少，仅为1台，涉案商品性质为样机，结合商品性质，被告/被上诉人提交的国外品牌方的经营模式（仅面向国外市场），被告/被上诉人在国内未销售过该商品等，可以判断涉案样机造成市场混淆的可能性微乎极微。此外，也未发现被告/被上诉人有任何攀附原告商誉的行为。铸成认为法院是综合考量这些个案因素后作出的不侵权认定。铸成将持续关注该案是否有再审及相关评述。

由于“本田案”并非指导性案例，且一直以来存在巨大争议，不排除未来司法实践关于定牌加工活动中使用商标的行为有回归认定不构成侵权的趋势。此外，目前中国不同省份的法院关于涉外定牌加工商标侵权案件存在不同认识。因此，尽管有如上判决，铸成仍建议OEM经营者需谨慎经营，在中国尽早申请和布局OEM中所使用的商标注册，并且规范商标使用方式，尽量避免商标侵权风险的发生。如果不慎遭遇海关查扣或者商标权利人的追诉，应当积极应对，根据己方权利情况尽早制订应对策略。

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