专利特刊

一、     法律法规

最高人民法院7月16日公布《关于修改（最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定）的决定》（公开征求意见稿）征求期限至8月15日。

最高人民法院本次修改专利案件司法解释的征求意见稿共包括了9条，其中2条涉及专利权评价报告，1条涉及 专利保护范围，4条涉及侵权赔偿，其他则是为了与之前修改的专利法和专利法细则相一致而进行的适应性修改。

我们对于本次征求意见稿的内容总结如下：

1.  专利侵权的行为实施地增加了对于外观设计产品的“许诺销售”行为的实施地。本处修改主要是为了与2009年新专利法将外观设计产品的“许诺销售”行为视为侵权行为而做出的适应性修改。

2.  针对原告提交专利检索报告和专利权评价报告提出更为细化的规定：对申请日在2009年10月1日前（不含 该日）的实用新型专利提起侵犯专利权诉讼，原告可以在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报 告；对申请日在2009年10月1日以后的实用新型或者外观设计专利提起侵犯专利权诉讼，原告可以在起诉 时出具由国务院专利行政部门作出的专利权评价报告。    更为重要的是，本次征求意见稿提出：“人民法 院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告，原告无正当理由拒不提交的，人民法院可以裁定中止 诉讼”。本处主要是为了适应2009年新专利法中关于专利权评价报告的规定。但是，专利权评价报告的作 用变得更为重要。在原告无正当理由拒不提交的情况下，人民法院可以中止诉讼。

3. 针对专利检索报告和专利权评价报告的范围作出细化：原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导 致实用新型和外观设计专利权无效的事由的。本处修改主要是为了与专利权评价报告的范围扩展到新颖性 和创造性以外的全部无效理由相适应。

4.  将等同原则判断中，“必要技术特征”之间的单独对比修改为“全部技术特征”。

5. 将侵权赔偿中 “侵权损失”进行了细化：权利人因被侵权所受到的实际损失可以根据专利权人的专利产 品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数 难以确定的，侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵 权所受到的实际损失；将侵权赔偿中   “侵权获益”也进行了细化：侵权人因侵权所获得的利益可以根据 该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益 一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算

6. 将侵权赔偿中“专利许可使用费的数额”进行了细化：有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以根据 专利权的类型、侵权行为的性质和情节、专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的 倍数合理确定赔偿数额；没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以 根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，按照专利法第六十五条第二款的规定确定赔偿数额。

7.  将“制止侵权行为所支付的合理开支”从“计算在赔偿数额范围之内”修改为“另行计算”。

8.  适应性地调整了几个法条的引用关系。

铸成观察：

（1） 侵权赔偿计算的细化 本次征求意见稿的亮点在于对侵权赔偿计算的细化，我方将其总结如下：

经过细化之后，侵权赔偿的计算方法更加明确。法院在确定侵权赔偿时也更加有法可依。特别是为制止侵权 行为所支付的合理开支在赔偿数额以外另行计算的规定，无疑将鼓励专利权人去获得更为充分的侵权证据和侵权 赔偿的证据。这也将加重侵权者的侵权成本，对制止侵权行为更为有利。

（2）   全面技术特征原则的共识 本处的修改可以看做是对全面技术特征原则的一次最终的肯定。这也说明在法院层面，全面技术特征原则已经成为了一个共识。在本次修改之后，在所有现行的司法解释中，以“必要技术特征”的表述为代表的“多余指 定原则”将完全成为过去。这也从另一个方面说明权利要求的重要性。权利要求中的每一个技术特征都将成为侵 权比对中的比较对象，而不再存在必要与非必要之分。

（3）  专利权评价报告的作用凸显 本次修改的另一个方面是提出，在原告无正当理由拒不提交专利检索报告或者专利权评价报告的情况下，人民法院可以中止诉讼。这无疑使得专利权评价报告的作用将变得更为重要。为了获得一份正面的专利权评价报 告，实用新型和外观设计的专利权人必须要考虑尽可能规避现有技术。因此，这将提高实用新型和外观设计的授 权质量，减少垃圾专利的出现。

二、近期案例 以计算机程序为保护客体的权利要求的OA答复策略

我事务所与近期收到了一件以计算机程序为保护客体的专利申请的授权通知书。回顾本案，在第一次审查意 见通知书中，审查员以本申请的全部权利要求不属于专利法的保护客体，不符合专利法第2条第2款为理由，驳回 了本申请。在收到该第一次审查意见通知书后，我方律师注意到，本申请的权利要求中包括了“第一程序设计语言”、“第二程序设计语言”、“第一程序代码”和“第二程序代码”等与计算机程序相关的表述。在很多情况 下，如果直接在权利要求中定义“计算机程序”，并请求保护与此相关的方法，经常会被审查员以仅仅涉及“智 力活动方法”或者“人为定义规则”等理由驳回。因此，通常的做法是将具体的计算机程序模块化，并通过模块 的功能或者执行的方法来进行定义。然而，即使采用模块化的撰写方法，仍有可能面对支持的问题。而且，对于 侵权判定而言，判定侵权产品是否采用了相应的模块化设计可能是困难的。

我方律师注意到审查意见中多次提及本申请所请求保护的方案不属于技术方案，即：所针对的不是技术问 题，未采用技术手段，以及取得的也不是技术效果。针对这些意见，我方律师仔细研读了本案的说明书后，提出 本申请所请求保护的技术方案至少能够解决3个现有技术中存在的技术问题，具体指明了独立权利要求1中的技术 特征后，再次强调本申请的方案取得的效果也是技术效果。我方建议，在未对权利要求进行修改的情况下，向审 查员提出上述理由。在获得了客户的首肯之后，我方很快提交了针对第一次审查意见通知书的答辩意见。

在我方据理力争的答辩面前，审查员收回了本申请的各个权利要求不符合专利法第2条第2款，不属于专利法 保护客体的理由。在第二次审查意见通知书中，审查员引用对比文件，提出本申请的各个权利要求不具有创造 性。我方律师充分研究了审查员所引用的对比文件后认为，对比文件与本申请请求保护的技术方案由明显差异。 因此，我方建议，不对权利要求进行修改而再次提出本申请的权利要求相对于对比文件具有创造性的理由。经过 客户同意以后，我方律师再次提交了详细的答辩意见而未对权利要求进行修改。

在收到我方的答辩意见以后，审查员不再坚持本申请的各个权利要求不具备创造性。在第三次审查意见通知 书中，审查员提出了缺乏引用基础以及表述不清楚的形式问题。在我方律师答辩和对权利要求的修改后，本申请 很快得到了授权。

铸成观察：与法2条有关的专利权保护客体正在成为SIPO专利审查的一个重点，而SIPO在保护客体方面一直比 较保守，因此相应的驳回也在逐渐增多。针对专利权保护客体的问题，形式上的修改仍是目前最广泛采用的一种 方法。例如，将疾病的治疗方法类的权利要求修改为制药用途的权利要求。然而，对于与计算机软件相关的权利 要求，特别是涉及商业应用的商业方法类的权利要求，即使权利要求修改为请求保护与之相关的系统类权利要 求，仍然无法通过法2条的审查。因此，专利律师在收到与此相关的OA后，必须深入研究专利申请所涉及的方 案，努力找出商业应用背后可能隐藏的技术问题，并以此作为突破口，向审查员指明专利申请所能解决的技术问题，采用的技术手段，以及达到的技术效果，从而向审查员证明该专利所请求保护的方案利用了自然规律，属于专利法意义上的技术方案，是专利权的保护客体。