作者：孙海龙

具有优先权的案子是非常普遍的。一方面，在我国先申请的专利可以基于专利合作条约和巴黎公约作为PCT申请和各国申请的优先权文件，也可以依据中国专利法作为另一件国内申请的优先权文件。另一方面，国外的申请也会作为在我国进行专利申请的优先权文件。中国专利法第29条对国外优先权和国内优先权均作了规定。

对于这些具有优先权的文件，一旦处理失当，会造成优先权丧失。

在（2016）京行终5664号判决书中公开了这样的一个案件，在该案中，涉案专利将作为其优先权的在先申请文件中的"鸡蛋粉"修改为"蛋粉或蛋液"，法院认为："在先申请文件中无论是在权利要求书或是说明书中均仅记载了以鸡蛋粉作为原料的技术方案，并未涉及除"鸡蛋粉"以外的原料情形，由此本专利相关权利要求所限定的原料范围无论在蛋的种类还是物理形态方面均比在先申请文件所记载的范围更广，获得了更大的保护范围，而相关内容均无法从在先申请文件所记载的技术方案中直接和毫无疑义地得出，因而认定该专利相关权利要求不享有优先权。由于不享有优先权，该专利被无效掉。

从该判决中可以看出两个重要的方面。一个方面是专利法第29条对于优先权的规定中所涉及的"相同主题"是指在后申请的权利要求是否在在先申请的范围内。另一个方面是是否在在先申请的范围内要按照专利法第33条有关于修改超范围的标准进行判断。

进一步，由于在专利审查过程中，审查员对是否具有优先权仅在非常有限的情形下才进行审查，而在专利无效过程中，对专利的修改收到非常大的限制，因而对于优先权事项，代理人应该在申请阶段从严掌握，既避免优先权的丧失也避免不必要的争议。

就如何处理要求优先权的专利申请，笔者提供如下的建议：

⒈权利要求中要有与优先权文件中的技术方案完全对应的技术方案

不是说在后的专利申请不能进行概括、不能进行补充。事实上，优先权制度，尤其是国内优先权制度，的一个重要的方面就是可以在这一段时间内可对专利进行完善，并弥补撰写中的疏漏，因而如果说为了优先权而完全不进行修改、完善、补充，这实际上也是因噎废食，并不可取。但是在进行概括、修改、补充之后，应该具有兜底的权利要求来使优先权文件的技术方案对应地体现在权利要求书中。

在上面的案件中，如果能够增加一个权利要求，将权利要求1中的蛋粉限定为鸡蛋粉，那么这个补充的权利要求就可以具有优先权，避免因为丧失优先权而被无效掉的损失。当然如果想进一步避免不必要的争议，可以单独撰写一套权利要求。

修改超范围的判断是非常容易引起争议的。这个案例对于是否超范围就有很多争议，还有精工爱普生案对于"存储装置"与"记忆装置"是否超出"半导体存储装置"的范围的问题，岛野案件中将"圆的螺栓孔"修改为"圆形孔"等等都伴随着比较大的争议。在专利的申请阶段，在申请人处于最好的位置来决定文件的撰写的情况下，更应该谨慎处置，不要轻易修改优先权文件中的表达，尤其对于技术术语更要加倍小心。

⒉以解释的方式消除优先权文件中的缺陷

根据北京高院的专利审判指南，对权利要求的解释，包括但不限于澄清、弥补和特定情况下的修正。当权利要求中的技术特征所表达的内容不清楚时，澄清该技术特征的含义，当权利要求中的技术特征存在瑕疵时，弥补该技术特征的不足，当权利要求中的技术特征存在矛盾等特定情况时，修正该技术特征的含义。

在优先权文件中的权利要求限定的技术方案存在种种不足时，应首先尝试在说明书中进行澄清、弥补，不急于对优先权文件中的技术方案进行修改。大量的缺陷都可以通过澄清和弥补而得到纠正。一般只在出现明显的标号错误、文字语法错误的情况下，才进行修改。进行澄清和弥补的解释，以及增加的技术方案以增加文字的形式做出。

我们知道，一般情况下，法律解释是溯及既往的。采用澄清、弥补的方式进行修补，也不会被认为是新的内容。对于真正新增加的内容，可以增加新的段落，但一般不要以全文更改的方式，进行例如全文替换式的修改。

总之，对于说明书也做到存在与优先权文件完全一致的技术方案。

⒊对要求国外优先权的专利申请的处理

对于国外优先权，不但要考虑优先权丧失的问题，还要考虑优先权文件能否解释在后申请的问题。

语言非为专利而设，而专利需要用语言来表达。语言本身具有模糊性，因而可能因翻译而出现权利要求不清楚等会引起专利无效的问题。在美国，如果在说明书中使用"hereby incorporated by reference"等类似的语句，则可以依据该外国优先权来修改翻译错误。而在我国，对于PCT申请进入中国的情况，PCT文本通常能够作为重要的参考文件而使用，例如在西科公司诉恒美公司侵害专利纠纷案件中（沪高民三（2012）知终字第44号），就硬生生依据PCT文件将权利要求中的"矩形"纠正为"U形"。但对于优先权文件如何用于解释在后申请，并没有明确的法条，笔者也没有发现特别有影响的判决。

有一些表达，本身就有很多的含义，这些含义可能直接就是上下位的关系。例如liquid可以翻译为液体，也可以翻译为水。Liquid只是简单的举例。并不一定最宽的表达就一定体贴原文，也不一定就更有利于专利保护。在这种情况下，可以将原文括在翻译出来的语言之后。

因而在说明书中明确要用优先权文件对本申请进行解释（例如在文件最后写入），在翻译文件中建立与优先权文件的关联，或许就会有利于以后面对对优先权的质疑、对权利要求清楚性的质疑等的应对。

当然，避免优先权丧失并且为以后使用优先权文件做有利于权利人的解释，还是要坚持正确的翻译。首先是采用直译法并避免翻译错误，避免相同术语翻译成不同的表达。不要将10m翻译成7m，也不要将U形翻译成矩形。避免相同术语翻译成不同的表达应该是一贯的，例如不要将相同的术语在申请阶段翻译成存储装置而在答复审查意见时翻译成记忆装置。

另一方面，在实践中，可能是有意的，也可能是无意的，申请人提供的供翻译文本本身可能并不是所要求的优先权申请自身。例如优先权是德文的德国申请，而翻译的文本是英文。

在这种情况下，作为好的代理人，还是应该提醒申请人，说明法律后果，让其或者代理人核实技术方案，将所做的修改明确出来，并对是否会丧失优先权做出判断。对案卷也要妥善处置，进行标示和提醒，避免代理人在后续作业中，丧失原本能够存在的优先权。

因此，选择扎实诚恳的代理人，对于真想寻求专利保护的申请人来说还是非常必要的。