案件概览

本案是一例无效宣告案件。本案中，国家知识产权局在认定申请人在先商标与争议商标（MK及图）是否构成类似商标时作出了重大突破，认定了申请人的引证商标与争议商标（MK及图）未构成近似商标。国知局审理本案时综合考虑了被申请人商标“MK”与“MICHAEL KORS”之间的对应关系和知名度及与被申请人的联系、双方商标在市场上共存使用中不会引起混淆等多个因素。

争议商标（MK及图）是客户在18类“包；手提包”等商品上的核心商标，也是客户异议、无效宣告案件、行政诉讼、民事侵权案件的权利基础。如果该商标被宣告无效会对客户在包括中国在内的全球业务造成重大影响。并且本案申请人对客户提起过民事侵权诉讼，并申请了多个与客户争议商标（MK及图）系列商标高度近似的商标。其提交本案无效宣告申请本身具有明显的恶意。铸成接受客户委托之后，认真分析案情，在无效宣告理由中着重说明申请人的恶意、争议商标的较强独创性、显著性和知名度、双方商标的不近似性及并存使用不会引起混淆、被申请人对MK标识的使用方式，并提交了在民事侵权诉讼中我们收到的赢的判决等相关证据，最终成功说服国家知识产权局作出无效宣告裁定，维持争议商标的注册。

案件背景

本案申请人汕头市澄海区建发手袋工艺厂在被申请人最为知名的国际分类第18类和25类商品上申请了多个不同形式的MK及组合商标。并且，除了恶意申请与被申请人争议商标（MK及图）系列商标近似的商标外，汕头市澄海区建发手袋工艺厂在其商业经营中还进行了商标侵权和不正当竞争行为，如在抖音商城、快手网、淘宝网等多个主流网站推广营销箱包产品，使用与被申请人争议商标（MK及图）商标高度近似的标识。申请人的使用具有企图误导消费者从而混淆其商品来源的主观恶意。

我方代理迈可寇斯（瑞士）国际股份有限公司于2022年10月对该商标提交了无效宣告答辩理由及证据。国家知识产权局于2024年10月21日作出针对该案的无效宣告请求裁定书，本案争议商标予以维持。

案件难点

1. 争议商标与申请人在先商标显著识别文字均为MK，如何证明双方商标不构成近似；
2. 如何分析被申请人争议商标（MK及图）的显著性及证明被申请人MK商标的知名度；
3. 申请人恶意明显，如何收集证据证明其主观恶意。

诉讼策略

结合本案的争议焦点和案件难点，我们拟定了如下策略：

第一，指出根据国家知识产权局的审理标准，两个字母组合商标的可注册性以是否具有显著特征为判断标准。本案中申请人的引证商标“ ”获准注册只是源于其使用的字体使该“MK”字母组合获得了一定的显著性，并非“MK”字母组合本身具有显著性。在国际分类第18类有多枚“M”和“K”组合商标共存。这些MK字母组合商标之所以能共存得益于其各自的设计使之获得了显著性和排他性，从而能够在实际使用过程中起到区分商品来源的作用，进而能够在市场上共存。

第二，被申请人对争议商标的使用行为系善意使用，双方商标具有共存空间。争议商标（MK及图）与申请人引证商标不构成混淆性近似，被申请人的使用行为没有侵害申请人的注册商标专用权。通过比对双方商标字母构成、整体外观、含义创意等方面来论证双方商标的不近似性；根据国家知识产权局的审查标准，双方标识不构成近似。指出申请人的引证商标显著性较弱，且并未在指定商品上在中国大陆进行大量使用，没有知名度。并且，申请人在指定商品上未规范使用引证商标，反而与争议商标高度近似，有攀附被申请人市场声誉的意图。争议商标部分指定商品与申请人引证商标不属于类似商品，故双方商标没有构成使用在类似商品上的近似商标。同时，从双方商标的品牌知名度，市场定位、销售渠道、销量、相关公众的注意力程度等方面详细分析争议商标（MK及图）与引证商标“ ”共存于市场不会造成相关公众的混淆。

第三，列举并提交申请人及其MICHAEL KORS、MK商标（MK及图）系列商标的知名度证据，证明早在争议商标申请注册日之前，申请人在先MICHAEL KORS系列商标在国际分类第18、25类商品上经过其广泛使用和宣传已经具有较高知名度，争议商标（MK及图）与“MICHAEL KORS”已形成对应关系，进一步证明争议商标具有较强的显著性和独创性，争议商标在相同或近似商品上的注册和使用不会造成消费者的混淆误认。

第四，提交被申请人关于争议商标（MK及图）的知名度证据，证明争议商标（MK及图）标识的来源，争议商标经被申请人的广泛使用，已经与被申请人及其“MICHAEL KORS”品牌建立了一一对应的联系，具有较强的显著性和独创性。并且，国家知识产权局已在多个裁定中认定，“MK”与被申请人“MICHAEL KORS”商标在服饰、手提包、珠宝等商品领域已形成唯一对应关系，且已具有一定的市场知名度。争议商标和申请人引证商标并存于市场根本不会引起消费者的混淆误认，更何况双方商标不构成近似。

第五，被申请人对MK商标（MK及图）系列作品依法享有著作权，被申请人对争议商标的使用行为系善意使用，不存在对申请人引证商标的抄袭和模仿。

第六，通过提交申请人名下申请的商标列表及使用证据来证明其抄袭、摹仿被申请人MK商标（MK及图）商标的主观恶意。申请人名下申请了多个抄袭被申请人MK（MK及图）商标，难谓巧合，并且引证商标在实际使用中与被申请人的产品包装高度近似。

第七，提交了被申请人对申请人名下商标采取行动获得的有利决定/裁定书，以及证明申请人在指定商品上使用引证商标会造成反向混淆等赢的民事诉讼判决书作为证据支持申请人提交无效宣告申请具有明显恶意的观点。

典型意义

本案的参考意义在于，虽然该案看似是一件非常简单的因认定双方商标不构成近似从而维持争议商标注册的案件，但考虑到双方商标是由相同的字母组成，我们从分析双方商标的差异、被申请人商标的知名度、申请人恶意申请及使用形式等方面，通过提交被申请人的知名度证据、关于申请人收到的在先判例等证据力较强的证据来影响审查员的判断和综合考量，最终基于《商标法》第三十条宣告本案争议商标予以维持。这说明，在无效宣告答辩案件中，除了重点分析双方商标的不近似性之外，被申请人及争议商标的知名度、使用方式、相关的在先判例、申请人的恶意等对于判定商标的近似性有重大影响，也为未来准备冲突案件理由提供了新思路，即既要突出被申请人商标的显著性、提供充足的知名度证据，又要证明申请人的主观恶意，并提供有力的证据（在先判例等）支持。