涉及新颖性和创造性问题的专利审查意见中,通常引用对比文件来评述某个专利申请的新颖性或创造性,在分析审查意见的评述是否正确之前,往往还需要先确认对比文件的有效性,对比文件的有效性通常涉及几个方面:一个是检查对比文件的公开时间,与专利申请的申请日进行对比,以确定是否构成专利申请的现有技术或是抵触申请,在构成抵触申请的情况下对比文件不能评述专利申请的创造性;另一个针对新颖性的评述是否使用了单独对比原则,多篇对比文件不能用于评述一个专利申请的新颖性;此外,还需要判断对比文件是否包括了审查意见中列出来用于评述专利申请的内容,若对比文件并不包括列出的对比内容,则后续的评述逻辑都无法得到支持。
最后一种情况的产生可能是各种原因,比如审查员对对比文件的技术理解有误,翻译错误等。这种情况下建议列出对比文件的原文,并将对比文件原文与对比内容进行逐句对比,以说明对比内容并未被对比文件公开,审查意见中原有的评述逻辑无法得到支持。进一步,还可以将对比文件的原文与专利新申请进行对比,说明专利申请的新颖性或创造性并未被对比文件破坏。
代理人在一次审查意见答复中对对比文件进行有效性分析时,发现对比文件4存在翻译问题,审查员在审查意见中认为对比文件的方案包括四个处理步骤,通过代理人的分析,这四个看似与专利申请比较接近的公开内容并未包括在对比文件中,也即是说,审查意见所列的公开内容与对比文件公开的内容是不同的,两者存在很大的差异。
如下举例说明:
审查意见列出步骤a1、获得用户识别信息,根据识别信息定制用户希望或不希望存在的信息。根据对比文件4的说明书第[0024]- [0027]段的翻译内容,处理步骤a1应该是,首先,根据用户的识别信息、终端标识和用户所选择的商店类别确定用户所在区域内的某个商店类别的商店的多条广告信息,并将这些广告信息提供给用户,由用户选择某条广告信息进行浏览并相应添加书签或否定列表。
审查意见列出步骤a2、用户信息,用户书签列表是一组未来用户希望检索和浏览的信息。根据对比文件4的说明书第[0028]-[0030]段和[0041]-[0042]段的翻译内容,处理步骤a2应该是,用户在某个商店完成交易后,并再次在终端进行搜索时,根据用户对该商店的体验将该商店添加至书签或者否定列表。
审查意见列出步骤a3、否定列表是一组未来用户不希望检索和浏览的信息。根据对比文件4的说明书第 [0029]和[0039]段的翻译内容,处理步骤a3应该是,采用当前的定制信息更新数据库中的定制信息记录表,当用户再次搜索时,从更新的定制信息记录表中查找被该用户添加为书签的商店,并将该商店的广告信息返回给用户。
审查意见列出步骤a4、基于定制信息或者数据库中存储的提供信息,用户的识别信息和定制信息更新数据库,发送装置提供给用户的是基于搜索历史信息和数据库操作缩小范围生成的。此处步骤a4在对比文件4的说明书中没有查找到直接对应的内容,在对比文件4的说明书第[0012]段查找到与处理步骤a4较为相关的内容,也仅仅公开了采用多种信息减少提供给用户的信息的概念,而并没有公开具体的实现手段。根据说明书第[0039]段的内容,处理步骤a4应该是,在根据识别信息、定制信息和搜索历史信息查找到某个广告信息后,进一步判断该广告信息是否处于有效期,如果已经过期,则不再提供给用户,以减少提供给用户的信息。
根据上述重新梳理的内容,代理人还将重新梳理的内容与专利申请重新进行了详细对比,根据重新梳理的内容,仅仅公开了专利申请的部分概念,并未公开其中的技术手段,以此说明专利申请的方案并未被对比文件公开是比较充分的,后续该专利申请获得了直接授权。