案件概要

福建江森阀门有限公司及其关联公司江森自控阀门有限公司在第6、7、9、11、17、35、37类等多个类别的商品和服务上先后申请注册了多个商标，包括“JOHNSEN CONTROL SV”、“约翰江森”、“JCI”、“泰科江森”、“IJCII”等。这些商标与泰科消防及安全有限责任公司及其关联公司在先注册的“江森自控”商标、商号“泰科”、母公司简称“JCI”等相同或近似。此外，福建江森阀门有限公司及其关联公司利用这些商标开展业务，涉嫌商标侵权及不正当竞争。

在本案中，我们代理泰科消防及安全有限责任公司对福建江森阀门有限公司申请的第9类第66220129号“二江·森二”商标提出了无效宣告申请。

因我方客户并无法定类似商品上的在先商标注册以及足够的使用证据，本案的关键在于是否可以基于对方的恶意，获得商标在跨类似群商品上的注册保护，对争议商标不予注册。本案中，通过我方的努力，我们详细调研、搜集证据和争辩了对方及其关联主体对泰科消防及安全有限责任公司及其关联公司商标、商号等诸多在先权利的系统性抄袭和模仿。最终，在无效宣告裁定中，商标评审委员会认定福建江森阀门有限公司的商标申请行为是针对同一主体具有较强显著性的特定商标或商号反复申请注册，具有复制、摹仿他人商标、囤积商标进行不正当竞争或谋取非法利益的意图，违反诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损公平竞争的市场秩序，依据《商标法》第四十四条第一款予以宣告其注册无效。通过本案，不仅对恶意抄袭模仿商标予以宣告无效，还认定了对方及其关联主体复制、摹仿、囤积的恶意，为其他关联案件提供了有利的指引。

案件背景

本案针对一个具有明显恶意的侵权主体提起了商标无效宣告。在无效宣告程序中，我们充分举证证明了该侵权主体及其关联公司对客户泰科消防及安全有限责任公司及其关联公司商标、商号等诸多在先权利的系统性抄袭和模仿。最终，商标评审委员会援引《商标法》第四十四条第一款，认定对手的商标申请行为具有复制、摹仿他人商标、囤积商标进行不正当竞争或牟取非法利益的意图，违反了诚实信用原则，并宣告该争议商标无效。这一认定结果无疑将有利于其他针对该侵权主体及其关联公司名下商标的异议和无效宣告案件，以及目前正在进行中的民事诉讼案件。

案件难点

1. 客户缺少直接冲突的在先注册商标：泰科消防及安全有限责任公司在先注册的“江森自控”商标与争议商标“二江·森二”仅在部分指定商品上存在冲突。因此，在异议阶段，国家知识产权局仅依据《商标法》第三十条，认定双方商标在部分商品上构成近似商标，并进而核准了争议商标“二江·森二”在其余不冲突的指定商品上的注册。

2. 在非冲突的商品上欠缺使用证据：就双方非冲突的部分指定商品而言，客户无法提供足够的使用证据，因此也难以主张客户的在先商标在该部分商品上依据《商标法》第三十二条或者第十三条的保护。

3. 被申请人及其关联公司仅针对客户这一特定主体的商标、商号进行了模仿、抄袭：《商标法》第四十四条第一款所规定的“其他不正当手段”是为了保护公共秩序与公共利益的兜底条款。因此，在实践中，如果被申请人对多家主体的商标进行了模仿、抄袭，成功援引《商标法》第四十四条第一款“其他不正当手段”予以无效宣告的案例并非罕见。然而，在本案中，被申请人及其关联公司仅针对本所客户一家主体的商标、商号进行了模仿和抄袭。在这种情形下，认定《商标法》第四十四条第一款“其他不正当手段”的案例并不常见。

应对策略

1. 与民事诉讼相互配合：本案中，被申请人福建江森阀门有限公司及其关联公司利用与本所客户近似的商标和商号从事经营活动，已涉嫌商标侵权和不正当竞争。在客户的指示下，本所代理客户对其提起了民事诉讼，以制止被申请人的侵权行为。

在这一背景下，我们建议客户同步对被申请人及其关联公司名下的多件与客户的商标、商号相同或近似的商标采取一系列冲突行动，包括提起异议、无效宣告以及撤三申请。一方面，如果在民事诉讼中获得有利判决，可以用其支持我们提起的商标冲突案件；另一方面，如果在商标冲突案件中收到有利裁定，可以将其作为有利于民事诉讼的证据。在本案中，民事程序与行政程序互相配合，可谓相辅相成。

2. 积极的整体策略：针对福建江森阀门有限公司及其关联公司，我们代理客户提起了近30件商标异议和无效宣告申请。在同一时间批量进行这些法律行动，不仅展示了客户维护其商标权利的坚定决心，更通过案件之间的互相关联，得以增加全案的整体胜率。

3. 充分举证对手的恶意行为：在所有的异议和无效宣告理由中，我们都充分举证证明被申请人的一系列商标是围绕着客户泰科消防及安全有限责任公司及其关联公司的在先权利进行系统性抄袭和模仿。在民事诉讼的准备过程中，我们更是对被申请人的侵权行为进行了详细取证，包括现场调查、公证购买、网页公证等，进一步佐证其申请注册商标为了谋取不正当利益的目的。

4. 充分主张客户的所有在先权利：我们主张的在先权利主要包括在先的注册商标、在先使用的未注册商标、在先的商号及商号简称等，并进行了举证。不放弃任何一项可以主张的在先权利，充分地证明了客户对于涉案商标、商号的在先创作、使用及注册。

最终，商评委在撤销复审裁定中认定：被申请人先后在第6、7、9、11、17、35、37类等多个类别商品和服务上申请注册商标48件，其中包括“JOHNSEN CONTROLSV”、“约翰江森”、“JCI”、“泰科江森”、“IJCII”等多件与申请人在先注册商标“JCI”及“江森”，申请人商号“泰科”、申请人母公司商号简称“JCI”相同或近似的商标，且部分商标经我局审理已作出宣告无效的裁定。被申请人在本案中并未对其申请注册商标的设计来源作出合理的解释说明，亦未提交证据证明其具有使用名下商标的意图。据此，我局认为，被申请人上述申请注册商标的行为是针对同一主体具有较强显著性的特定商标或商号反复申请注册，具有复制、摹仿他人商标、囤积商标进行不正当竞争或牟取非法利益的意图，违反诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序，争议商标的注册申请已构成《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注”所指情形。

典型意义

本案中，通过我们的整体行动策略，虽然对手公司仅针对本所客户一家主体的商标、商号进行了模仿和抄袭，但我们仍成功认定了《商标法》第四十四条第一款中“其他不正当手段”的适用。这一认定在审查实践中并不常见，为客户取得了多方面的价值：

1.维护客户商业利益：通过我们赢得案件，清除了侵权商标，有效地维护了客户的商业利益，实现了客户利益最大化。

2.增强后续案件的优势：《商标法》第四十四条第一款可谓异议、无效案件中的“绝对理由”。因此本案的认定结果无疑将有利于其他针对该侵权主体及其关联公司名下商标的异议和无效宣告案件，以及目前正在进行中的民事诉讼案件。

3.指导未来案件策略：在未来的类似案件中，尤其是针对客户的在先商标、商号反复遭到模仿和抄袭的情况，可以考虑采取更为积极的整体策略，而不应拘泥局限于冲突的指定商品和服务。通过相互配合的整体策略，各个案件之间的结果可以相辅相成，从而提升全案的胜率。