作者：胡海花

随着文学艺术作品的日益发展，文学、电影、电视剧、美术、卡通、动漫等作品广泛传播，其名称以及角色名称随着作品本身的传播而为公众所知晓，又基于公众对作品以及角色的喜爱，作品周边产品也得以推广销售。由此，权利人在获得作品本身所带来的权益外，还通过周边产品获得商业利益。当知名的作品名称和角色名称被他人作为商标注册的时候，权利人如何通过法律维护其权益，当前法律并未明确规定作品名称和角色名称权的保护。本文通过对相关案例的分享，以及当前法律的规定进行浅析，探讨最佳法律保护基础。

一、 相关案例

因未有明确法律规定，各审查机关曾在商标授权确权行政案件从各个角度对作品名称和角色名称进行保护：

（一）不良社会影响

2010年，北京市第一中级人民法院在针对姚蕻因商标异议复审行政纠纷一案，不服商标评审委员会作出的商评字〔2009〕第20644号《关于第3046036号“Harry Potter”商标异议复审裁定书》而作出的（2010）一中知行初字第420号行政判决书中，认定“一方面，现有证据表明在被异议商标申请注册之前，人民网等媒体已经对“哈利•波特”系列小说在全球的畅销情况进行了介绍，“哈利•波特”、“Harry Potter”作为畅销小说中的人物角色名称，已被相关公众了解甚至熟知。另一方面，被异议商标由汉字“哈里•波特”和对应拼音HaLiBoTe”构成，而“哈里•波特”并非汉语固有词汇，原告亦并未对其申请注册被异议商标的创意来源作出合理解释，且除被异议商标外，原告还广泛、大量注册了多枚“哈里•波特”、“哈利•波特” 、“Harry Potter”等商标。鉴于“哈利•波特”、“Harry Potter”作为人物角色名称的较高知名度，以及被异议商标与“哈利•波特”、“Harry Potter”之间的近似程度，本院合理认定原告系明知“哈利•波特”人物角色名称的知名度和该知名度可能在商业上产生的较高价值而申请注册被异议商标的，但上述知名度的取得系他人投入大量劳动和资本获得的，故由此带来的商业价值和商业机会亦应由他人享有。原告申请注册被异议商标的行为违反了诚实信用的公序良俗，被异议商标属于《商标法》第十条第一款第（八）项所规定的“有其他不良影响的标志”。被告对此认定正确，本院予以支持。原告关于被告认定事实不清、适用法律错误的诉讼主张不能成立。”

（二）侵犯在先权利

2011年，北京市高级人民法院在针对上诉人商标评审委员会、上诉人谢花珍因对第3121466号被异议商标“邦德007 BOND”商标异议复审行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第2808号行政判决，提起上诉一案，作出如下判决：“根据《商标法》第十条第一款第（八）项规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志，不得作为商标使用。该条款中规定的“其他不良影响”是指标志或者其构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响，不涉及私权的事项。“007”、“JAMES BOND”作为电影人物角色名称的知名度及谢花珍是否借用该知名度所产生的商业价值，并非《商标法》第十条第一款第（八）项所调整的内容。现有证据亦不足以证明本案被异议商标在指定商品上的注册使用会构成《商标法》第十条第一款第（八）项所指的不良影响。因此，商标评审委员会就此所作认定正确，应予维持。原审法院基于谢花珍明知“007”、“JAMES BOND”作为电影人物角色名称的知名度和该知名度可能在商业上产生的较高价值而申请注册被异议商标而认定谢花珍申请注册被异议商标的行为违反诚实信用的公序良俗，被异议商标属于《商标法》第十条第一款第（八）项所规定的“有其他不良影响的标志”有误，本院对此予以纠正。

行政诉讼是对被诉具体行政行为的合法性进行的审查，虽然丹乔公司在原审诉讼中明确表示放弃《商标法》第三十一条的主张，但《商标法》第三十一条是商标评审委员会作出第4817号裁定时丹乔公司所提的异议复审理由，因此本案仍可对商标评审委员会第4817号裁定有关《商标法》第三十一条认定是否合法进行审理。根据丹乔公司提交的证据可以认定在被异议商标申请注册之前，“007”、“JAMESBOND”作为丹乔公司“007”系列电影人物的角色名称已经具有较高知名度，“007”、“JAMESBOND”作为“007”系列电影中的角色名称已为相关公众所了解，其知名度的取得是丹乔公司创造性劳动的结晶，由此知名的角色名称所带来的商业价值和商业机会也是丹乔公司投入大量劳动和资本所获得。因此，作为在先知名的电影人物角色名称应当作为在先权利得到保护。商标评审委员会在第4817号裁定中有关丹乔公司主张对“007”与“JAMES BOND”享有角色商品化权并无法律依据的认定有误，本院对此予以纠正。”

（三）侵犯商品化权

2015年，北京市第一中级人民法院在梦工厂动画影片公司(简称梦工厂公司)因商标异议复审行政纠纷一案,不服被告商标评审委员会于 2014 年 2 月 24 日作出的商评字[2014]第 017343 号关于第 8321802 号“驯龙高手”商标异议复审裁定提起的行政诉讼案中作出如下判决：“‘驯龙高手’作为知名电影的名称,本身具有一定显著性,在综合考虑其所直接且明确指向的电影作品具有较强知名度及影响力、以及被异议商标指定注册的商品或服务与该知名电影衍生商品或服务的交叉程度交高并存在较大混淆误认可能等因素的情况下,可以认定‘驯龙高手’作为知名电影作品名称的商品化权范围,涵盖于被异议商标所注册使用第 41 类教育、娱乐、(在计算机网络上)提供在线游戏等服务上。被异议商标的注册挤占了原告梦工厂公司对‘驯龙高手’在衍生商品及服务上享有的商业价值和交易机会,损害了梦工厂公司对于‘驯龙高手’依法享有的知名电影作品名称的商品化权。因此,被异议商标的申请注册违反了 2001 年商标法第三十一条有关‘申请商标不得损害他人现有的在先权利’”的规定”。

（四）不正当手段取得注册

2016年，北京知识产权法院在开平市尚蓝体育用品有限公司(简称开平市尚蓝体育公司)因商标无效宣告请求行政纠纷一案,不服商标评审委员会于2015年9月18日作出的商评字[2015]第63811号《关于第11226352号"黑子的籃球"商标无效宣告请求裁定书》提起的行政诉讼中认定：“2001年《商标法》第四十一条第一款规定,已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十九条对"以其他不正当手段取得注册"的含义作出了进一步解释,认为人民法院在审理涉及撤销注册商标的行政案件时,审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册,要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。即明确了以扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源以及以其他方式谋取不正当利益的手段这四项内容作为认定"其他不正当手段"的依据。因此,在适用2001年《商标法》第四十一条第一款"以其他不正当手段取得注册"的规定时,应当结合具体案情,以上述认定依据作为判断标准,具备其一即属于"以其他不正当手段取得注册"。本案中,除了争议商标以外,开平市尚蓝体育公司还在第18、24、25、28、35类上注册了其他一百余个与动漫作品《黑子的篮球》等作品名称、人物角色名称相关联的商标。从大量注册商标的客观表现来看,难以得出开平市尚蓝体育公司是为了商标使用的目的而注册之结论。虽然大量注册申请商标的行为可能因商标注册后长期不使用,而受到连续三年停止使用撤销注册商标制度的规制。但是,大量注册商标的行为,必然会导致商标的囤积,影响正常的商标秩序。另一方面,商标是用来区分商品或者服务来源的标志,商标功能的发挥在于其在核定使用商品上的实际使用。作为对注册商标的使用,开平市尚蓝体育公司没有提供争议商标使用在篮球服上的图片证据或者销售合同,仅凭孤立的销售发票证据,不足以证明其将争议商标进行了使用。因此,开平市尚蓝体育公司大量注册商标却又不实际使用,进一步表明其注册争议商标的行为扰乱了商标注册秩序。日本动漫作品《黒子のバスケ》在争议商标申请注册之前已经在我国公开播出、发行,并被媒体广泛报道。与其对应的中文译名《黑子的篮球》在中国具有一定的知名度。开平市尚蓝体育公司注册争议商标"黑子的籃球",如同被诉裁定所说,难谓巧合。如果允许随意将他人创作的动漫作品名称以及涉及的角色名称等作为商标予以注册,就会滋长借助他人投入、攀附他人优势地位而获利的行为,有违诚实信用原则。开平市尚蓝体育公司将"黑子的籃球"作为商标进行注册的行为,属于谋取不正当利益。特别是当该作品名称及角色名称尚不能构成法定的在先权利时,就不可能存在在先权利人或者利害关系人来阻止这种商标注册行为,这种不正当的行为就不能得到有效制止。将该行为作为以其他方式谋取不正当利益予以规制,填补了对利益关系人的保护空白。综上所述,争议商标的注册属于2001年《商标法》第四十一条第一款规定的"以其他不正当手段取得注册"的情形,被告商标评审委员会对此认定正确,本院予以确认。”

（五）侵犯在先权益

2017年，在北京知识产权法院针对东映动画株式会社（简称东映动画会社）因商标无效宣告请求行政纠纷一案，不服被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于 2015 年 5 月 28日作出的商评字[2015]第 38789 号《关于第 5221764 号"聖闘士星矢 SHENGDOUSHIXINGSHI 及图"商标无效宣告请求裁定书》提起行政诉讼一案，作出如下判决：“争议商标作为图形商标，损害了他人美术作品著作权，同时，现有证据表明圣斗士星矢作为漫画作品，自九十年代开始在中国大陆推广和播放，可以认定具有了较高的知名度。因此，争议商标包含的为文字"圣斗士星矢"本身也是他人具有较高知名度的漫画作品的名称。将他人具有较高知名度的漫画作品名称作为商标进行注册，是否违反 2001 年《商标法》第四十一条第一款，也是本案不可回避的问题。2001 年《商标法》第四十一条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发〔2010〕12 号）第十九条对"以其他不正当手段取得注册"的含义作出了进一步解释，认为人民法院在审理涉及撤销注册商标的行政案件时，审查判断争议商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。现原告东映动画会社基于已经生效的北京知识产权法院（2015）京知行初字第 6058 号 "黑子的篮球"商标无效宣告行政判决（简称在先生效判决）主张福建时兴鞋服公司将漫画"圣斗士星矢"的名称及大量人物形象注册为商标的行为属于扰乱商标注册秩序，损害公共利益的行为。本院认为，2001 年《商标法》第四十一条调整的是商标撤销事由中的绝对事由。商标注册仅仅损害特定民事权益，一般不属于该条款调整范围，但是商标注册行为不仅损害特定民事权益，同时亦损害商标注册秩序和社会公共利益的情况下，才具备适用本条款的条件。在先生效判决阐明的法律适用规则是："如果允许随意将他人创作的有一定知名度的动漫作品名称以及涉及的角色名称等作为商标予以注册，就会滋长借助他人投入、攀附他人优势地位而获利的行为，有违诚实信用原则，属于谋取不正当利益。特别是当该作品名称及角色名称尚不能构成法定的在先权利时，就不可能存在在先权利人或者利害关系人来阻止这种商标注册行为，这种不正当的行为就不能得到有效制止。将该行为作为以其他方式谋取不正当利益予以规制，填补了对利益关系人的保护空白。"该判决将注册他人创作的具有较高知名度的作品名称，纳入最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发〔2010〕12 号）第十九条规定中的谋取不正当利益的情形进行规制，是因为在制定法对于作品名称构成何种权利未进行明确规定的情况下，不宜在行政确权案件裁判中，以司法的方式扩大权利范围或者在制定法外创设权益。同时，在在先生效判决中，开平市尚蓝体育公司大量注册了其他一百余个与动漫作品"黑子的篮球"相关联的商标，又没有证据足以证明其将注册的商标予以实际使用，故其注册争议商标的行为扰乱了商标注册秩序。因此，认定"黑子的篮球"注册为商标违反了 2001 年《商标法》第四十一条予以宣告无效。但是，在在先生效判决之后，最高法院于 2017 年 1 月 10日新颁布，自 2017 年 3 月 1 日起施行的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（法释〔2017〕2 号）第二十二条规定，对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益，人民法院予以支持。司法解释明确了行政确权程序中，可以将具有较高知名度的作品名称以及作品中的角色名称认定为在先权益。由于 2001 年《商标法》第四十一条第一款主要调整商标无效的绝对事由，在司法解释已经可以作为认定在先权益法律渊源的情况下，对于将他人具有较高知名度的漫画作品的名称作为商标进行注册，可以依据 2001 年《商标法》三十一条进行调整，无需再援用 2001 年《商标法》第四十一条第一款关于绝对事由的规定进行调整。因此，对于东映动画株式会社主张争议商标注册侵犯社会公共利益的理由，本院不予支持。同时，现有证据显示福建时兴鞋服公司在第 25 类服装、鞋、帽商品上注册了 11 个与《圣斗士星矢》名称及角色形象相关的商标，从注册的商品类别种类的数量以及注册标识的数量看，尚难以认定构成扰乱商标注册秩序。因此，对于原告主张的争议商标违反 2001 年《商标法》第四十一条第一款规定的主张本院不予支持。”

除了以上案例以外，还有大量的相关案例，基于以上方面分别作出有利于权利人的决定和判决，其中包括：

2017年北京知识产权法院针对胡晓中因商标异议复审行政纠纷,不服被告商标评审委员会作出的商评字[2013]第 106814 号重审第 1239 号关于第 7124656 号“功夫熊猫KUNG FU PANDA”商标异议复审裁定行政诉讼判决书（侵犯商品化权），

2017年商标评审委员会作出的关于第13332429号“无敌米奇 WUDIMIQI及图”商标无效宣告请求裁定书（以其他不正当手段取得注册），

2017年北京知识产权法院作出的针对日本手塚株式会社因商标无效宣告，不服被告商标评审委员会作出的商评字[2016]第 16385 号《关于第 4553473 号“铁臂阿童木”商标无效宣告请求裁定书》行政判决书（侵犯在先权益），

2018年商标评审委员会作出的对第14233033号“WD.MIQI”商标无效宣告请求裁定书（以其他不正当手段取得注册），

2019年商标评审委员会作出的关于第15904630号“蜘蛛侠 ZHIZHUXIA及图”商标无效宣告请求裁定书以及关于第11015893号“還珠格格”商标无效宣告请求裁定书（侵犯了享有的在先作品角色名称权），等等。

从以上案例可以看出，各审查机关在不断地支持和否定中寻求保护知名的作品名称和角色名称的方式，至今仍未有统一明确的规定。在此情形下，权利人又将如何寻求最佳保护方案呢？

二、评述与适用

笔者认为，从以上几个方面来看，“在先权利/在先权益”应当是知名的作品名称和角色名称的最先保护权利基础，但是也应当结合具体的案情，来综合考虑，甚至可以多方面主张，以期达到最佳保护效果。

首先，“不良社会影响、不正当手段取得注册”着重在于对公共利益的侵害，通常是在通过其他法律基础不能对权利进行保护的情况下，为了弥补法律空白，而延伸到私有权利的保护。因此，当可以在通过“在先权利/在先权益”对知名的作品名称和角色名称进行保护的情形下，不宜用“不良社会影响、不正当手段取得注册”来进行保护。

其次，从目前的法律规定来看，法律和法律解释已在不断完善，并已有越来越明确的规定。权利人可以首先从以下法律基础出发，主张自己的“在先权利/在先权益”：

《商标法》第三十二条：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”。

《商标审查及审理标准》：“本条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权以及应予保护的其他合法在先权益”。

2017年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二第二款的规定：“对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。”

2019年《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件审理指南》第16.19条规定：“当事人主张的“商品化权益”内容可作为姓名权、肖像权、著作权、一定影响商品（服务）名称等法律明确规定的权利或者利益予以保护的，不宜对当事人所主张的“商品化权益”进行认定。 若依据除商标法第三十二条“在先权利”之外的其他具体条款不足以对当事人提供救济，且无法依据前款所规定的情形予以保护的，在符合特定条件时，可以依据当事人的主张适用商标法第三十二条“在先权利”予以保护，但一般应依据反不正当竞争法第六条的规定进行认定。”

2019年《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件审理指南》第16.20条规定：“认定是否属于本审理指南16.19条所规定的“特定条件”时，应同时具备下列情形： （1）“保护对象”为作品名称、作品中的角色名称等； （2）在诉争商标申请日前，“保护对象”应具有一定知名度； （3）诉争商标的申请注册人主观上存在恶意； （4）诉争商标标志与“保护对象”相同或者相近似。（5）诉争商标指定使用的商品属于“保护对象”知名度所及的范围，容易导致相关公众误认为其经过“保护对象”利益所有人的许可或者与利益所有人存在特定联系。”

再次，值得注意的是，2019年《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件审理指南》中明确，“当事人主张的“商品化权益”内容可作为姓名权、肖像权、著作权、一定影响商品（服务）名称等法律明确规定的权利或者利益予以保护的，不宜对当事人所主张的“商品化权益”进行认定。”可见，“商品化权益”因为难以界定界限的问题，法院不倾向于用其来对知名的作品名称和角色名称进行保护。因此，权利人在主张权利时，不建议主张“商品化权益”，而是要着重通过证明其符合上述的“特定条件”，获得商标法第三十二条“在先权利”的保护。

第四，除了“在先权利/在先权益”，权利人也可以综合考虑侵权人的侵权状况，进行综合主张。比如，在"黑子的篮球"一案中，开平市尚蓝体育公司大量注册了其他一百余个与动漫作品"黑子的篮球"相关联的商标，又没有证据足以证明其将注册的商标予以实际使用，故其注册争议商标的行为被认定为扰乱了商标注册秩序。如果在类似案件中，侵权人有大量的注册行为，并且无任何使用意图，权利人也可以主张其注册争议商标的行为扰乱了商标注册秩序。此外，在2019年新《商标法》实施起，权利人还可以基于第四条规定的“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”主张侵权人的大量注册，属于不以使用为目的的恶意商标注册申请，请求对争议商标不予/撤销注册。

第五，当然，在实际操作中，如果权利人无法确定最佳主张，可以将相关的权利基础全部主张，以便在后续有新的司法解释或者法律规定的时候，审查机关能够根据新的动向，选取最佳的权利基础来支持权利人的主张。

除了上述关于“在先权利/在先权益”的法律规定，权利人还可以基于《商标法》以下规定主张权利：

《商标法》第四条规定： “……不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”

《商标法》第七条规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”

《商标法》第十条规定：“下列标志不得作为商标使用： ……

（七）带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；

（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。”

《商标法》第四十四条规定：已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。