作者 申会娟 李根

2019年9月23日，最高人民法院针对本田技研工业株式会社与重庆恒盛鑫泰贸易有限公司、重庆恒盛集团有限公司侵害商标权纠纷一案作出了再审判决，判决书中关于长期以来争议较大的涉外定牌加工行为是否构成商标性使用以及是否构成商标侵权的问题，一改早年关于“物理贴附”，“不能发挥识别商品来源功能”等论调，认定该行为侵害了商标权人的注册商标专用权。笔者结合早年司法判例及司法政策，联系相关实务，为涉外定牌加工的境外委托人或国内受托厂商提供相应法律建议，亦欢迎诸咖批评指正。

前程往事

早在2002年，深圳中院作为全国审判改革创新的排头兵，就中国境内公司接受西班牙CIDESPORT公司委托生产带有“NIKE”标识的滑雪夹克的行为，认定是一种侵害注册商标权的行为。

最高人民法院于2009年4月21日发布实施的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》，在强调以促进经济转型升级的同时，针对涉外定牌加工（或贴牌加工，OEM）明确指出“妥善处理当前外贸‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”

2010年7月1日，最高院办公厅在回复海关总署《关于对<“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题>的复函》中明确指出，“（涉外定牌）产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，我国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成相关公众的混淆误认，此种情形不属于商标法第52条规定的侵犯注册商标专用权的行为。”此后，最高院在多个司法判例中将涉外定牌加工作为商标侵权的例外，以上述观点认定该行为不构成商标侵权，例如：

2015年11月26日，最高人民法院关于“PRETUL”涉外定牌加工商标侵权再审一案，作出（2014）民提字第38号终审判决，认定国内企业在OEM产品上使用相关标识不构成《商标法》意义上的商标性使用。这是最高人民法院关于涉外定牌加工是否构成侵权首次以判例的形式表态。其在判决书中表明国内受托人接受在相关国外享有注册商标专用权权利人的委托，按照其要求生产带有其商标的产品并全部出口至该国，这种在相关商品中委托加工产品上贴附的标志，“既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。”

2016年江苏高院在“东风”柴油机定牌加工案二审中，推翻了依据上述思路所作出的一审判决，以涉外委托方印尼PTADI公司在印度尼西亚在后注册的“东风”商标具有不正当性，以及受托企业明知上柴公司拥有在国内的驰名商标后未尽到合理避让与注意义务仍进行贴牌生产的行为，认定加工方构成商标侵权。本案因此还入选成为当年浙江法院“知识产权十大经典案例”。然而好景不长，最高院在（2016）最高法民再339号民事判决书中全面否定了江苏高院的认定结论与思路，以2014年《商标法》第48条关于商标使用的规定为依据，认定涉外OEM行为不属于商标法意义上的使用行为，进而认定“不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为”

最新发展

近期，在本田技研工业株式会社与重庆恒盛鑫泰贸易有限公司、重庆恒盛集团有限公司侵害商标权纠纷一案（（2019）最高法民再138号）中，最高院一改早年关于不构成商标性使用的系列推理和不侵权的认定。首先，认为是否构成商标法意义上的使用，应当“依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。”，同时认为“在生产制造或加工的产品上以标注方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的商标的使用”。其次，在关于定牌加工产品是否影响其在相关公众发挥识别商品来源的功能方面，最高院在详细剖析“相关公众“的概念后，认为与被诉侵权产品的运输、营销等环节密切相关的经营者、产品回流至国内市场的受众群体以及境外旅游消费者均可作为识别商品来源的相关公众，因此在认定被诉商标与原告在先注册商标构成相同或类似商品上的近似商标的情况下，撤销了二审判决并维持了一审关于侵害注册商标专用权的认定。

该判决作出后，在实务界势必要掀起轩然大波，原先关于“涉外定牌加工全部出口不在国内销售就不会引起国内相关公众的混淆误认，不构成商标法意义上的使用，进而不构成商标侵权“的一刀切观点似乎又要回到摇摆不定的状态，到底涉外OEM行为是否构成商标侵权？通过梳理各判决的审理思路以及商标法的规定，笔者认为：

首先，最高院在最新的司法判例中澄清和强调“要维护法律制度的统一性，不能把某种贸易方式（涉外定牌加工）简单地固化为不侵犯商标权的除外情形”，因此对于涉外OEM行为是否构成商标侵权不能一概而论，应当严格按照《商标法》第57条第（一）项和（二）项关于商标侵权行为的规定，不应该将涉外OEM行为作为一种特殊情况特别对待；

其次，对于《商标法》第48条中规定的“用于识别商品来源”（WIPO关于“用于识别商品来源”的表述为“for the purpose of identifying the sources of goods”）的含义，最高院利用大量篇幅从商标的本质出发，阐述商标是使用者依法向消费者传递商品来源等信息的标识，只要商标使用者通过其行为表达了意图通过该标识使消费者识别商品来源的目的，该行为不管是否实际产生了识别商品来源的效果抑或消费者所识别的信息是否准确，均应当认为是一种商标性使用；

最后，在认定争议商标与权利人商标构成相同或近似商品上的类似商标后，具体考虑权利人商标的合法性、使用（生产销售）情况、境外委托人的商标状况、国内注册人与加工方的业务关系以及混淆误认可能性等因素具体分析：

1. 对于境外委托人在境外抢注国内注册人的商标的（详见“东风”案二审判决），依照《商标法》第57条进行认定是否构成侵权；
2. 对于国内注册人恶意抢注境外委托人商标的，依当事人请求，分别讨论是否符合《商标法》第十三条（驰名商标）、第十五条第二款、第五十九条第三款，认定是否不侵权并考虑利用反诉要求国内抢注人停止使用抢注商标；
3. 无恶意抢注情形的，应当关注是否存在“导致混淆的可能性”，并进行相应举证。

针对主要在中国从事OEM委托加工业务而并无实体经营的外国企业，作为涉外知识产权法律服务提供者，应当如何给出科学合理又符合客户商业发展需求的法律建议呢？对于在国内主要从事OEM活动且无实际经营的境外委托人，其在国内进行商标确权维权法律行动过程中，建议从以下几个方面提出相关策略供其参考：

1. 针对即将或已经在国内开展OEM相关业务的客户，提前做好商标系统查询与可行性检索，明确客户商标注册与使用的范围，如遇到注册申请障碍，可通过修改或采取行动避免或清除障碍，防止在开展OEM业务的过程中所使用的标识被国内注册人抢注而陷入困境。鉴于在中国商标新申请相对反复清除障碍而言成本更低，且最高院判决也视为对于OEM作为商标性使用的一种认可，不属于新修订《商标法》关于“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的情况，可同时提交多项Backup申请以维持持续有效的申请；
2. 在境外委托人或其OEM厂商被他人以连续三年不使用为由提起“撤三”时，可以根据《商标法》第48条以及《商标法实施细则》有关“商标用于商品、商品包装或容器以及商品交易文书上“等规定，提供指定期间内的生产运输等商标使用证据，主张贴牌加工的生产和运输过程中涉及的经营者也应当属于贴牌加工产品的相关公众，从而认定该产品已经进入流通领域。同时，还可依据《商标法》“撤三”条款旨在清除闲置商标，鼓励权利人使用商标充分利用社会资源等角度予以抗辩
3. 在对商标抢注人提起商标异议或无效宣告申请时，若境外委托人在国内因无实际销售从而未获得相关商标注册的，可通过证明OEM所涉品牌的知名度、相关产品的生产运输等进入流通领域以及境外委托人其他在先合法权利，根据《商标法》第32条及第44条第一款的规定，以清除境外委托人在中国申请商标注册的在先障碍。
4. 针对OEM产品出口通关遭遇海关查扣时，境外委托方或生产商如何救济的问题，首先，应当根据《知识产权海关保护条例》第18条的规定，委托方与生产商双方应当积极配合主动向海关提交书面说明并附送相关证据，根据最高院关于OEM出口行为的《复函》主张不构成商标侵权要求放货；其次，若海关引证最高院最新判例认为构成商标侵权或作出不能确定是否侵权的结论时，可以建议境外委托方主动向有管辖权的法院提起确认不侵权之诉，同时通过诉讼主张相关损害赔偿，并在此期间内着手准备对国内权利人的商标权采取相应行动削弱其权利基础，以此为筹码争取与国内权利人尽快达成和解，避免因诉争而导致的时间成本与经济利益损失。