铸成
视角
作者：张汝全、赵智灵、孙俊
OEM（Original Equipment Manufacture）意为原始设备制造商，也翻译为原产地委托加工，俗称"定牌加工"，指品牌所有者不直接生产产品，而是通过合同订购的方式委托他人生产，并直接贴上自己的品牌商标的一种商业模式。承接加工任务的制造商被称为OEM厂商，其生产的产品被称为OEM产品。制造业一直都是中国的一张名片。自从中国加入了WTO之后中国的产品销往全世界，赢得了"世界工厂"的称号。随着经济全球化的发展和大规模复杂生产的普及，以OEM生产为主的对外贸易惠及了一大批国内中小企业。我国对外贸易蓬勃发展的同时，相应的法律问题也不断凸显，对OEM厂商和境外品牌权利人而言，首当其冲的就是商标侵权风险。
定牌加工中商标侵权风险的产生主要源于境外品牌权利人缺乏周延的商标保护意识。作为委托加工方，品牌权利人往往将中国视为其产品生产加工地，而非销售市场，因此往往忽视了其在中国的商标申请和注册。这恰恰给商标抢注人提供了机会。实践中，此类抢注人主要分为两类。一类是境外品牌权利人的竞争对手。这类抢注人自身的主营业务就是对外贸易，主要市场与境外品牌权利人相同，有自己的品牌和境外客户。他们抢注商标的目的是为了从源头上打击境外品牌权利人的生产链，阻止其在中国境内生产或从中国出口产品，从而迫使品牌权利人放弃国内成熟的供应体系，寻找新的货源，提高产品生产成本。此类抢注人可以通过这种方式攫取境外品牌权利人的市场份额，提高自有品牌的市场占有率。另一类商标抢注人往往是境外品牌权利人在中国境内的供货商。对于许多专注进出口贸易的加工企业而言，境外订单就是一切利润的保证。随着市场发展成熟，进出口贸易的竞争日趋激烈。外贸不再是利润丰厚的"香饽饽"。鉴于很多境外品牌权利人疏于注册国内商标，一些外贸企业抓住这一漏洞通过抢注其客户商标的方式迫使境外品牌权利人与其达成长期合作，甚至在价格谈判中占据优势。无论是哪一种抢注，对企业转型升级改造和维护自由市场竞争都是不利的。
我国商标法中对于定牌加工过程中存在的商标侵权问题没有规定，在立法之初定牌加工的概念尚不成熟，相关问题尚未凸显。然而，随着我国知识产权保护体系的不断完善，特别是知识产权海关保护系统的建立使得这一法律问题亟待解决。由于各地经济发展的不平衡和产业类型的不同，我国政府和立法机构对于OEM商标侵权问题一直没有给予明确的指引。各地各级法院对这一问题的认定也存在较大分歧。随着进出口贸易的普及，大多数地方法院都认为OEM生产中对国内注册商标的使用不构成商标性使用，因此不侵犯商标所有人的专用权。这一理论是基于OEM生产产品全部出口境外，产品所使用的标识本身在境内未能起到识别商品来源的作用这一事实，在现行商标法的框架下提出的。这一理论更是在最高人民法院2017年做出的莱斯防盗产品国际有限公司诉浙江省浦江亚环锁业有限公司侵害商标权纠纷一案[1]的终审判决中得到了强化和广泛认可。在该案中，最高人民法院在判决中明确在OEM生产中使用相关标识的行为，不属于商标法意义上的商标使用，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，不构成对国内商标权的侵犯。至此，OEM生产的商标侵权问题似乎不再存在灰色地带，然而同年最高人民法院就在上海柴油机股份有限公司诉江苏常佳金峰动力机械有限公司侵犯商标权纠纷一案[2]的终审判决中对此理论做了修正。在这一案件的判决中，最高人民法院强调，考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示OEM厂家接受委托未尽合理注意义务，同时其委托加工行为对国内商标权人造成了实质性的损害，一般情况下不应认为其行为侵害了国内商标权人的专用权。显然，这一侵权认定标准在原有理论的基础上进一步要求OEM厂家履行适当的注意义务和合理避让的义务。最高人民法院前后做出的两个貌似一致、实则有别的判决结果，无疑表明OEM商标侵权问题并不是按照单一理论一刀切解决的，侵权认定的标准应当结合国际经贸形势发展的客观现实以及对特定时期特定市场的交易形式的具体分析。同样在2017年，上海知识产权法院在福建泉州匹克体育用品有限公司诉无锡市振宇国际贸易有限公司和伊萨克莫里斯有限公司侵害商标权纠纷案[3]的二审判决中认定OEM生产构成商标侵权，也体现了个案认定的趋势。
由此可见，定牌加工中的商标侵权的认定尚没有统一标准。随着全球化经济不断深入发展，海淘的大量普及，侵权认定的标准可能发生转变。如何尽可能的降低商标侵权风险，无疑是境外品牌权利人和OEM厂家共同关心的。
近日，铸成代理了一起涉OEM问题的商标侵权案件。客户的货物在出口时接二连三地被国内商标权人申请海关扣货，境外品牌权利人遭受了巨大损失。国内商标权人先后对本所客户的OEM厂家提起了两起商标侵权诉讼。庭审中，商标权利人更是通过海淘的方式成功在境内购买了声称是客户的产品，企图以此证明OEM产品同样在中国境内销售，客户的产品构成商标侵权。铸成律师通过与客户的沟通得知，在客户不知情的情况下其产品在境外被第三方通过海淘的方式销往中国。为赢得案件，我们提议客户通过投诉下架境外海淘的产品链接，并将相关证据进行公证认证提交法院，表明此类销售与本所客户无关，涉案产品的生产实质仍然是定牌加工，相关标识的使用不构成商标性使用，最终成功说服主审法官做出驳回原告诉讼请求的判决，依法维护了客户权益，为客户长期在中国境内的生产提供了保障。
根据铸成多年的实践经验，境外品牌权利人在中国境内开展OEM生产应注意以下几点：
⒈事先对核心品牌的核心类别进行商标检索，确认无在先申请或注册；
⒉如核心品牌尚未被注册的，向国家商标局提出注册申请，避免商标被抢注情况的发生；
⒊如发现商标已经被抢注，确认抢注商标是否在知识产权海关保护系统备案；
⒋如发现抢注商标已经在知识产权海关保护系统备案，提前搜集证明其定牌加工的认证证据，包括但不限于境外商标注册证、商标授权文件及定牌加工合同；
⒌监控产品在境外市场的销售渠道，防止产品回流进入中国市场。
OEM厂家则更应注意：
⒈接受定牌加工委托时，对加工品牌进行商标检索，确认无在先申请或注册；
⒉如品牌尚未被注册，提醒境外品牌权利人向国家商标局提出注册申请，避免商标被抢注情况的发生；
⒊如境外品牌权利人放弃商标注册申请，仍需对商标进行周期性检索，对其被注册情况进行监控；
⒋如发现商标已经被抢注，确认抢注商标是否在知识产权海关保护系统备案；
⒌如发现抢注商标已经在知识产权海关保护系统备案，向境外品牌权利人索要境外商标注册证、商标授权文件，履行合理注意义务；
⒍注意保管证明定牌加工的证据，如定牌加工合同、报关单、报关合同等原件。
随着全球经济合作的不断深化，中国制造已经渗透到不同行业的方方面面，大到生产机械，小到手机配件，定牌加工可能存在于多个生产环节。要杜绝和降低商标侵权的风险，离不开境外品牌人和OEM厂家的通力合作，以及资深的商标律师的服务。
[1](2014)民提字第38号
[2](2016)最高法民再339号
[3](2016)沪73民终37号
