铸成代理美国客户的确认不侵害商标权纠纷案件,近期获得广州市花都区人民法院胜诉判决。
北京铸成律师事务所李够生律师、赵智灵律师接受美国某时尚箱包服饰公司(D公司)的委托,于2012年9月向广州市花都区人民法院提起诉讼,请求法院确认D公司在中国定牌加工出口行为(OEM)不侵害其中国商业伙伴(J公司)抢注的D商标的商标专用权。J公司随后提起反诉,要求法院认定D公司侵犯了J公司的商标权,并索赔30万元。法院经审理,于2014年2月20日做出判决:原告在中国生产带有“D商标” 标识产品的行为不侵犯被告的商标权;原告在中国生产和销售带有“D图形”标识的产品的行为不不侵犯被告的商标权;驳回被告的全部反诉请求。
2004年,本所客户D公司开始在美国使用“D商标” 于手袋产品上。在使用黑体字母商标的同时,本所客户同时也完成了该商标字母艺术化处理的图形设计(“D图形” ),将D图形和D商标同时使用。2006年,本所客户在美国获得D商标的注册证书(箱包类产品)。2012年,在本所的建议下,本所客户将D图形在我国版权局进行了著作权登记。
自2005年起,本所客户通过骆某联系中国的厂商定牌加工带有D商标及D图形的产品并出口到美国等地销售。骆某开始是本所客户的翻译兼采购代理。骆某于2008年成立J公司,骆某便逐渐成为本所客户的供货商。由于本所客户一直没有在中国申请注册D商标,骆某便在2009年以J公司的名义,隐瞒本所客户在中国申请了D商标(第18类,箱包类产品)。2011年1月,商标局核准了D商标的注册。
2011年6月,因产品质量问题,本所客户终止与骆某的合作关系。在双方合作关系结束后,J公司向本所客户发送了律师函,声称其D商标专用权受到了侵犯,要求本所客户立即停止在国内所有带有D商标及D图形的生产行为,并数次向工商、海关、公安等执法机关报案,阻碍本所客户的正常商业活动。骆某还放言,如果本所客户想与他和解,必须支付给他800万元和解费。
2012年8月,我所代表客户向J公司发出《书面催告函》,要求其撤回对本所客户的警告或到法院提起诉讼。J公司没有采取回应措施。为保证本所客户在中国的正常OEM行为,本所于2012年9月代表客户提起了不侵权之诉。要求法院确认本所客户在中国的OEM行为不侵犯J公司的商标权。J公司随后提起反诉并索赔30万元。
经审理,广州市花都区人民法院认定:本案被告J公司注册D商标的行为违背了诚实信用原则;本案原告D公司拥有在先的著作权;D公司的生产行为属于涉外定牌加工行为。最终法院判决:本所客户D公司在中国生产带有D商标和D图形标识的产品的行为不侵权;同时D公司在中国销售带有D图形标识的产品的行为也不侵权。
这一案件的胜诉确认了本所客户的著作权,同时确认本所客户的OEM行为不侵权。该判决生效后,不但可以解除商标抢注人对本所客户在中国的生产行为的围困,而且也取得了D图形箱包产品在中国市场销售的通行证,取得了潜力巨大的中国市场。
在进行上述确认不侵权诉讼的同时,本所也代表客户对J公司的D商标提起了商标争议。2013年10月,商评委裁定撤销J公司的D商标注册。J公司对该裁定提起了行政诉讼,我们对赢得行政诉讼并最终撤销J公司的D商标持乐观态度。