浅议影视作品中知名角色的商品化权益 ——“TARZAN & JANE”商标无效宣告案评析

铸成
视角

02月26

2021

商品化权(Merchandising Rights)是指，权利人对能够创造商业价值的人物或动物角色、形象、作品的名称或片段，知名的标志或它们的结合进行商业化使用的排他性权利。随着全球市场经济不断的成熟和壮大，将著名影视、动漫等作品中的虚构角色进行商业化使用，已经形成了一个比较常见且成熟的产业链。以影视作品中的知名角色为例，最为常见的商用模式是将该知名角色名称或形象注册为商标，然后生产成商品，如印制在服装、包、海报、明信片、毛绒玩具、杯子、胶带、扇子、毛巾、手链等商品上，进行销售，以期利用该角色的知名度达到获得巨大利润的目的。

然而，在实践中，许多知名角色会遭到抢先注册，进而极大地损害了权利人的商业信誉和财产性利益。因此，保护影视作品中知名角色的商品化权益至关重要。本文将以“TARZAN & JANE”商标无效宣告案为背景，对我国现行商标法框架下的影视角色商品化权益保护状况进行总结和评析，以期为今后相关权利人维护合法权益提供一些借鉴与思考。

案情介绍

埃德加赖斯巴勒斯公司（以下称“申请人”）于2019年01月25日对平湖市林埭镇怡成制衣厂（以下称“被申请人”）申请注册的第19010250号“TARZAN & JANE”商标（以下称“争议商标”）提出无效宣告请求。申请人主张，“TARZAN”是著名作家埃德加赖斯巴勒斯独创的小说和动画人物的独创性人物名称，申请人对“TARZAN”（人猿泰山）系列作品享有合法的商标权、著作权及商品化权。被申请人申请注册争议商标系对申请人“TARZAN”商标的抢注。争议商标的注册明显是出于摹仿与搭便车的主观恶意，其注册及使用必将误导公众，淡化申请人的知名商标，损害消费者和申请人的利益，造成不良社会影响。被申请人未在规定期限内答辩。基于申请人的主张和提供的证据，国家知识产权局于2020年5月14日做出裁定，对争议商标予以无效宣告。

裁定核心要点

申请人称争议商标的注册侵犯了申请人的在先商品化权。本案中，根据申请人提交的证据可以认定在争议商标申请注册之前，“TARZAN”作为申请人“人猿泰山”系列电影人物的角色名称已经具有较高的知名度，争议商标核定使用的服装等商品可视为该电影作品的衍生物，“TARZAN”作为“人猿泰山”系列电影中的角色名称已为相关公众所了解，其知名度的取得是申请人创造性劳动的结晶，由此知名的角色名称所带来的商业价值和商业机会也是申请人投入大量劳动和资本所获得。因此，作为在先知名的电影人物角色名称应当作为在先权利得到保护。争议商标完整包含该电影人物角色名称，并未形成其他含义，因此已侵犯申请人对“TARZAN”在先享有的在先权利，违反了《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”之规定。

我国商标法及相关规定中对影视角色商品化权益的规范

世界知识产权组织1993年在其报告中对虚拟角色商品化权的定义是“为了吸引消费者并满足消费者的需要，使消费者出于对角色的喜爱而购买一类商品或服务，而通过虚构角色的原创者或其授权单位在其商品上进行利用虚构角色的特征性，包括名称、声音、动作等在内的要素的商业行为”。就影视角色商品化而言，是指通过广大消费者对该影视角色赋予的极高的关注度和喜爱度，将其形象、特有名称等转化成商品，如服装、包、海报、明信片、毛绒玩具、杯子、胶带、扇子、毛巾、手链等，投入到商业活动中，从而获取巨大的经济利益。在此意义上，商标作为企业的无形资产，已成为权利人实现其所拥有的商品化权益的主要途径之一。企业可以将知名影视角色的名称、形象等特征因素注册为商标，并用于其商业活动中。由于该类影视角色具有较高的知名度和影响力，能够指明商品或服务的来源，将其作为商标使用可以有效地刺激消费和增加收益。然而，如果他人摹仿知名影视角色名称或形象抢先注册商标，在消费者中造成混淆误认，那么权利人的商业信誉和商业利益必然会随之受损。因此，对影视角色商品化权益的保护至关重要。

我国法律中尚未明确规定商品化权益，司法解释、行政裁定或法院判决书中使用的是“在先权益/在先权利”一词。在我国商标法的体系下，保护影视角色的商品化权益主要依据《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。最高人民法院于2017年1月10日发布，自2017年3月1日起施行的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》将这里的“在先权利”规定为“包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益”，即在争议商标申请注册日之前已经取得的除商标权外的其他民事权利或权益，包括著作权、商号权、外观设计专利权、自然人的姓名权及肖像权等。并且在该《规定》第二十二条提出了对商品化权的指导性意见：当事人主张诉争商标损害角色形象著作权的，对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。值得注意的是，除本案以外，在以下案件中影视角色的商品化权益得到了支持：

（一）“邦德 007 BOND”案（2010）

申请人于2002年3月22日提出注册申请第3121466号“邦德007 BOND”商标（被异议商标），指定使用商品为第10类商品上。007系列电影的发行方丹乔公司，已于2001年在第28、41类注册了“007及图”商标与“JAMES BOND”商标（引证商标）。丹乔公司向商标局提出商标异议申请。商标局裁定准予被异议商标注册。但商标评审委员会认为，被异议商标的注册申请并未违反商标法第十条第一款第（八）项之规定，裁定准予被异议商标的注册申请。丹乔公司不服商评委裁定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。最终，一中院撤销被告商评委作出的商评字〔2010〕第04817号《关于第3121466号“邦德007 BOND”商标异议复审裁定书》，要求重新作出裁定。在本案的司法实践中，北京市第一中级人民法院与北京高院都分别向“商品化权”迈进一步，北京市第一中级人民法院认定“007”、“JAMES BOND”虚构角色名称的知名度能够在商业上产生较高商业价值，该知名度是由他人投入大量劳动和资本获得的，故由此带来的商业价值和商业机会亦应由他人享有。对丹乔公司享有虚构角色商品化权作出了详细的阐述。北京高院终审判决进一步认为，知名角色名称带来的商业价值和商业机会应当作为丹乔公司投入大量劳动和资本所获得的，并作为在先权利得到保护。

（二）“功夫熊猫案”（2015）

在梦工厂动画影片公司（下称梦工厂公司）与原国家工商行政管理总局商标评审委员会、胡晓中商标异议复审行政纠纷案中，法院适用2001年《商标法》第三十一条，将“功夫熊猫KUNGFUPANDA”的在先知名电影名称及人物形象名称作为在先“商品化权”进行保护。该案中，胡晓中申请注册“KUNGFUPANDA”商标指定使用在第12类“方向盘罩”等商品上。被异议商标被初步审定公告后，梦工厂公司提出异议申请，商标局作出准予注册的裁定。梦工厂公司向商评委提出异议复审申请，商评委裁定被异议商标核准注册。梦工厂公司不服提起诉讼。法院经审理认为：梦工场公司主张的其对“功夫熊猫KUNGFUPANDA”影片名称享有的“商品化权”确非我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型，但当电影名称或电影人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于电影作品本身，与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合，电影相关公众将其对于电影作品的认知与情感投射于电影名称或电影人物名称之上，并对与其结合的商品或服务产生移情作用，使权利人据此获得电影发行以外的商业价值与交易机会时，则该电影名称或电影人物形象及其名称可构成适用2001年《商标法》第三十一条“在先权利”予以保护的在先“商品化权”。

（三）“圣斗士星矢”（2015）

在东映动画株式会社（下称东映动画）与国家工商行政管理总局商标评审委员会、福建省晋江市时兴鞋服有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷案中，法院适用2001年《商标法》第三十一条前半段规定，认定东映动画对知名动漫作品名称“圣斗士星矢”享有“在先权益”进行保护。该案中，时兴公司申请注册“聖闘士星矢SHENGDOUSHIXINGSHI及图”商标核定使用在第25类“游泳衣”等商品上；东映动画向商评委提出无效宣告请求，商评委作出裁定维持争议商标继续有效；东映动画不服提起诉讼。法院经审理认为：针对将他人具有较高知名度的漫画作品名称作为商标进行注册的行为，在先生效判决考虑到大量在先生效判决考虑到大量以及多种类注册并攀附他人利益，将该种行为认定为“以其他不正当手段取得注册”的行为。但是，在该判决作出后，最高人民法院颁布的司法解释中明确了具有较高知名度的作品名称以及作品中的角色名称等可以认定为在先权益。由于2001年《商标法》第四十一条第一款主要调整商标无效的绝对事由，在司法解释已经可以作为认定在先权益法律渊源的情况下，对于将他人具有较高知名度的漫画作品的名称作为商标进行注册，无需再援用2001年《商标法》第四十一条第一款关于绝对事由的规定进行调整。故判决撤销商评委的裁定，要求其重新作出裁定。

（四）“哈利波特案”（2018）

华纳兄弟娱乐公司针对江川辉胜商务有限公司申请注册的第5类第18436154号“哈利波特Halibote及图”商标（争议商标）提出的无效宣告案件中，国家知识产权局适用《商标法》第三十二条，将“哈利•波特”的在先知名影视作品及其主角名称作为“在先权利”进行保护。该案中，国家知识产权局认为，华纳兄弟娱乐公司是“哈利•波特”系列影视作品的出品方，根据华纳兄弟娱乐公司提交的在案证据可以证明在争议商标申请日前，“哈利•波特”系列小说及电影已经在中国大陆地区进行了广泛的宣传、播放，并具有较高知名度。“哈利•波特”作为上述“哈利•波特”系列影视作品中的主角名称也因此为相关公众所熟知，其知名度的取得是华纳兄弟娱乐公司创造性劳动的结晶，也是华纳兄弟娱乐公司投入大量劳动和资本所获得，由此带来的商业价值和商业机会应为华纳兄弟娱乐公司享有的合法权益，并受到法律保护。而争议商标的显著识别文字与华纳兄弟娱乐公司的上述知名影视作品中的主角名称“哈利•波特”完全相同，考虑到实践中，利用影视作品名称、重要成员名称等进行商业衍生商品或服务开发已经成为现实且普遍的现象，争议商标核定使用在“营养补充剂、婴儿食品、婴儿尿裤”等商品上，容易使相关消费者误认为上述商品与华纳兄弟娱乐公司赖以知名的系列影视作品“哈利•波特”相关或者已经获得了其授权。因此，争议商标的注册使用可能会不正当地借用申华纳兄弟娱乐公司基于其系列影视作品而享有的商业信誉，挤占华纳兄弟娱乐公司基于其系列影视作品而享有的市场优势地位和交易机会，损害华纳兄弟娱乐公司基于其系列影视作品中的主角名称而享有的在先权益，已构成《商标法》第三十二条规定的损害他人现有的在先权利之情形。

可见，商品化权益在“邦德007”案中开了司法保护之先河后，其在司法与行政审查中，已经逐渐被司法机关与行政机关自上而下的予以保护。但是“商品化权益”作为我国法律中尚未明确规定的权利，其在保护上应该属于最末位的保护。也就是说，如果当事人的权利能通过明示的姓名权、肖像权、著作权、知名商品或者服务的特有名称等予以保护的，应该首先适用这些明示的权利进行保护，只有当这些权利不足以保护当事人的权益时，司法机关与行政机关才能考虑“商品化权益”的认定。

启示与影响

从“TARZAN & JANE”商标无效宣告案看，依据《商标法》第三十二条认定影视角色的商品化权益，需要满足以下要件：

第一，影视角色需在争议商标申请注册之前已具有较高的知名度

保护商品化权益的核心目的是保护影视角色带给权利人的商业利益，而知名度的大小与影视角色能够产生的商业利益密切相关。知名度的判断标准可以参考《商标法》第十四条对驰名商标认定的相关考虑因素。认定知名度的证据可以从相关公众对影视角色的知晓程度（如票房、观影评价）、影视作品播放的持续时间（如媒体报道）、推广宣传的持续时间、程度和地理范围（如海报等广告宣传材料）等因素考虑并进行收集。值得注意的是，影视角色需要在争议商标申请注册之前就已经取得较高知名度，从而主张在先权利。在本案中，“TARZAN”及其对应中文译名“人猿泰山”既为申请人享有著作权的小说人物角色名称，也为以该小说为基础拍摄的动画、电影的中文名称以及人物角色名称，经过多年的宣传，“TARZAN”、“人猿泰山”在中国已取得了家喻户晓的知名度。“TARZAN”、“人猿泰山”知名度的取得与申请人多年的努力和投入密不可分，由此带来的商品化权利由申请人及其他被许可人享有。争议商标侵犯了申请人的在先权益，这种恶意抢注行为一旦获得准许，必然会造成相关公众的混淆和误认，给申请人和相关公众造成重大损失。

第二，争议商标与知名影视角色名称较为接近，形成近似标识

在商标确权案件中，近似性的认定至关重要。本案争议商标是由英文单词组成的纯文字商标，其中“TARZAN”位于整个商标的词首，与申请人享有商品化权益的角色名称“TARZAN”字母构成完全相同。争议商标的第二部分“JANE”就是本作品女主角的角色名称。本案争议商标是由男女主角两个角色名称拼凑而成，也从侧面证明申请人申请争议商标具有明显的主观恶意。此恶意加大了争议商标在实际使用中造成混淆的可能性。鉴于申请人对其“TARZAN”系列品牌长期且广泛的使用与宣传，争议商标的注册与使用极易误导消费者将其误认为系申请人的“TARZAN”系列商标，将带有争议商标的商品认为系申请人所生产，进而导致错误消费，致使其权益受损。

第三，争议商标核定使用的商品或服务可视为电影作品的衍生物

争议商标核定使用的商品或服务是否可视为电影作品的衍生物，一定程度上会决定相关公众是否会混淆与误认。在本案中，争议商标指定使用在“服装；羽绒服装；针织服装；婴儿全套衣；鞋（脚上的穿着物）；帽；袜；手套（服装）；围巾；皮带（服饰用）”等商品上。这些均是非常常见的电影周边产品，因此将该商标使用在服饰等大众化商品上，非常容易导致消费者的混淆误认。基于这个标准，本案申请人针对在第5类注册的第12773951号“人猿泰山”无效宣告案件就因为诉争商标指定的商品或服务与作品据以知名的领域存在较大差距，未予保护。这个标准也符合商标法保护的逻辑，因为即便是驰名商标的跨类保护都必须考虑商品或服务的关联性，商品化权益作为我国现行法律未明确规定的民事权利或法定民事权益类型就更不能不论各类别商品/服务的相关性而直接进行保护。

第四，争议商标的注册与使用会造成相关公众的混淆与误认

商标的主要功能在于区分商品或服务的来源，尽可能避免因无法辨别商品/服务的商标标识而产生混淆误认。知名影视角色被作为商业使用后，相关公众能够进行识别，确定商品化使用的形象、名称与其归属作品有某种关联，并认为此商品化使用行为系著作权/创作权人或其授权人所为，从而使相关公众基于喜爱、信赖、崇拜等情感而购买商品或使用服务。因此，只有当争议商标具有引起混淆误认的可能性时，商标法才保护权利人的商品化权益。换言之，争议商标的注册与使用需容易导致相关公众误认为其是经过商品化权益人的许可或者与之存在特定联系，足以导致相关公众对其核定使用的商品或服务来源的识别、品质的认可、信誉的保证等判断发生混淆。在本案中，争议商标完整包含申请人享有商品化权益的角色名称“TARZAN”，并且申请人一直以来就其“TARZAN”在服装、鞋领域有大量的使用和宣传。因此，争议商标与申请人的“TARZAN”、“人猿泰山”商标共存于市场，必将会引起消费者的混淆和误认，最终导致相关公众的误购，损害消费者和申请人的合法权益。

知名影视角色的创建需要大量资金、创意和劳动的投入，因此，保护权利人所拥有的影视角色的形象、名称价值有着必要的现实意义，这有利于维护公平有序的市场竞争秩序，以便于创作者塑造更多观众喜爱的角色，更促进了社会经济发展的稳定。对权利人而言，保护其所拥有的影视角色的商品化权益就是维护其重要的财产利益。因此，权利人应当在我国现行法律框架下积极主张自己对其所拥有的知名影视角色的合法权利，而本案及在先案例无疑为我们在今后相关权利人维护自身合法权益提供了可供参考的指引。