这是一起少见的国内商标抢注人起诉商标被抢注的国外知名品牌对其构成商标侵权并索要赔偿的“李逵遇上李鬼”案件。原告刘祚福及其一人公司广州衣炫服装有限公司(以下简称“原告”)在本案中主张美国知名牛仔裤品牌“LEVI’S”的国内运营公司利惠商业(上海)有限公司在其天猫店使用“李维斯”中文的行为侵犯了其商标“ ”。本案起源自美国利惠公司诉广州衣炫服装有限公司和刘祚福侵害商标权纠纷一案,以下简称“前案”。刘祚福在前案审理过程中,发现利惠公司及利惠商业(上海)有限公司并没有“李维斯”中文的商标权,遂向受理前案的广州市黄埔区人民法院提起相当于反诉性质的新诉讼,向利惠商业(上海)有限公司索赔人民币一百万元,并要求被告停止使用“李维斯”商标。
铸成作为被告利惠商业(上海)有限公司的代理人受托代理后,认真分析案情,寻找案件的突破口并精确拟定诉讼策略,认真、广泛、深入、细致地收集证据,精心地准备、认真参加所有诉讼活动,同时在利惠公司诉原告商标侵权诉讼的中大获全胜,为本案的胜诉争得先机。经审理,一审法院就本案做出一审判决,驳回了原告的所有诉讼请求。
本案的涉案商标“ ”(注册号:7520264)申请于2009年7月6日,于2010年10月28日获得注册,核定使用商品为第25类服装商品。刘祚福成立了一家个人公司广州衣炫服装有限公司,通过授权经营“酷艾李维斯”品牌牛仔裤。2015年,通过商标转让,刘祚福正式成为商标“ ”的所有人。本案的被告利惠商业(上海)有限公司是美国利惠公司在华的关联公司,负责在中国大陆经营“LEVI’S”品牌牛仔裤。早在1974年,利惠公司就在中国注册了其品牌的英文商标“LEVI’S”,并先后注册了一系列文字和图形商标,并广泛使用在其产品上。
早在上个世纪90年代,“LEVI’S”品牌牛仔裤就进入了中国大陆市场,但是由香港的关联公司进行经营。当时“LEVI’S”商标对应的官方中文为“利惠”,1987年利惠公司在中国申请注册中文商标“利惠”。令人意想不到的是该商标并没有为公众所熟知,相反与英文“LEVI’S”发音更为接近的中文“李维斯”被公众广泛用来指代“LEVI’S”品牌。当利惠公司意识到这一情况时已经有大量的抢注人在先申请了与此相近似的商标,使得利惠公司无法成功注册该商标。本案的涉案商标正是在这一时期得以注册成功。在得知自己侵权行为被“LEVI’S”品牌的所有人利惠公司盯上后,被告明知自己在另案中被起诉侵权且极可能败诉,便已抢注的商标为基础对品牌方提起侵权诉讼,妄图扳回一城。由于“LEVI’S”品牌在天猫平台开设了旗舰店,该店铺由本案的被告经营,天猫作为第三方品牌的销售数据较为公开透明,原告就以此为依据向被告索赔人民币一百万元。
原告于2017年3月24日以利惠商业(上海)有限公司使用“李维斯”标识侵犯了其注册商标的专用权为由将其诉至广州市黄埔区人民法院,要求停止侵权, 2017年9月18日,法院最终驳回了原告的全部诉讼请求。
第一、刘祚福所拥有的商标“ ”申请注册时间早,本案立案之时早已过了五年,没有任何记录显示品牌权利人利惠公司对该商标提过任何异议,品牌权利人有怠于行使权利的嫌疑。不仅如此,在利惠公司诉广州衣炫服装有限公司和刘祚福商标侵权一案,品牌方已向一审法院提交了大量证据证明原告使用了涉案商标。若利惠公司以连续三年未使用申请撤销涉案商标,则有反言的风险。
第二、作为本案被告的利惠商业(上海)有限公司与品牌方美国利惠公司,在本案立案之时对中文“李维斯”不享有任何权利。尽管利惠公司早就在第25类申请了中文“李维斯”,但由于异议程序,在本案一审庭审阶段该商标尚未获得有效注册。同时,鉴于“李维斯”并非品牌方官方译名,品牌经营人并没有广泛使用该商标,更不存在在涉案商标申请前使用该商标,因此缺乏事实和证据支持被告对“李维斯”商标主张在先权利。
第三、“李维斯”商标并非源自品牌权利人,而是民间译法。尽管广大消费者和媒体在使用“李维斯”时均指代的是“LEVI’S”品牌,但由于没有商标权利,无论是利惠公司还是被告都极少在经营活动中使用直接使用“李维斯”商标。致使消费者和媒体用“李维斯”指代“LEVI’S”这一现状并非出于品牌权利人的本意,而是市场发展的客观事实。虽然“李维斯”商标本身所承载的商誉源自被告对“LEVI’S”品牌的经营,但是缺乏直接证据证实被告有意识的在“LEVI’S”和“李维斯”之间建立联系。
经过我们的认真分析,我们认为本案的焦点问题在于被告实际使用“李维斯”能否与原告的商标“ ”构成混淆。根据上述焦点,我们拟定了如下诉讼策略:
第一、通过大量的证据证明“李维斯”中文与被告有权使用的“LEVI’S”商标存在唯一对应关系,从而说明被告使用“李维斯”商标的正当性。为此,我们从以下方面进行了大量举证:首先,搜集了大量涉及“李维斯”的新闻媒体报道以及网络文章,向法庭展示很早以前就有媒体使用“李维斯”指代美国牛仔裤品牌“LEVI’S”,且并非个案,这种公众的共识由来已久。其次,收集大量的商标局商评委认定“李维斯”与“LEVI’S”一一对应关系的裁定书。
第二、通过对“LEVI’S”品牌知名度的集中阐述,证明被告使用“李维斯”商标不会导致相关公众混淆其商品来源自原告。为此,我们从以下方面进行了大量举证和充分论证:其一,提交商评委认定“LEVI’S”英文商标为驰名商标的裁定;其二,提交大量文字和影像证据,证明LEVI’S”品牌在包括中国在内的全球的高知名度,论证主观上被告没有意图盼复原告的品牌知名度,客观上原告的品牌知名度远不及被告,被告使用涉案标识不会造成混淆。
第三、详细分析被告对“李维斯”商标的实际使用情况,强调其使用仅限于天猫旗舰店的商品名称中,而不涉及品牌宣传和其他商业活动,从而得出结论被告对“李维斯”商标的使用并非普通的商标使用,而是兼具了商品名称的性质。
第四、向法庭详细介绍案件背景并提交了关联案件的材料,证明原告提起本案诉讼系的真实意图在于逃避其应承担的侵权责任,这是一种浪费司法资源的恶意诉讼行为。
第一、这是一起少有的商标抢注人状告品牌经营人商标侵权的案件。“LEVI’S”品牌拥有百年历史,品牌所有人利惠公司在不断开拓商业市场的过程中并没有放松对品牌知识产权的保护,然而即便如此利惠公司还是忽视了消费者认知对品牌知识产权的影响。消费群体对“李维斯”商标的认识已经形成相当长一段时间,而作为该商标商誉的树立者,品牌经营人却不能使用该商标对其而言无疑是巨大的经济损失。反之,商标抢注人以抢注的商标为基础,肆意合法使用抢注商标,欺骗大众,对品牌经营人绝对是双层伤害。若被法院认定侵权,更会对国际知名品牌带来不可承受的商誉损害。因此,本案对于利惠公司及其关联方来说是一场至关重要的重大战役。通过我们的代理,我们有效地维护了客户的商业利益,实现了客户利益最大化。
第二、本案的一审判决不仅驳回了原告所有的诉讼请求,一审法院还认定了“李维斯”是知名商品名称,从根本上确立了品牌方对“李维斯”的在先权利。知名商品名称权作为受《反不正当竞争法》保护的权利一般只能通过诉讼程序得以认定且证据要求极高。知名商品名称权无疑是对商标“李维斯”的第二重保护。