2015年6月，原告吉尼斯世界纪录有限公司（以下简称“吉尼斯世界纪录”）对被告奇瑞汽车股份有限公司提起了商标侵权及不正当竞争之诉，这是吉尼斯世界纪录在中国提起的第一件商标侵权民事诉讼。历时两年，2017年8月，一审程序落下帷幕。佛山市中级人民法院作出一审判决，认定被告构成对原告的商标侵权。目前该案件正在二审程序中。

铸成律师事务所为本案原告代理人。现结合一审第一手案件相关材料，尝试对该案中所涉及的典型法律问题进行分析解读，讨论商标侵权案件中“通用名称”和“非商标性使用”抗辩的相关问题。

一、商标侵权案件中的“通用名称”抗辩

《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”已经沦为通用名称的商标，由于已经失去商标的区分商品或服务来源的功能，商标权人无权禁止他人在商业活动中使用该商标。因此，在很多的商标侵权案件中，被告会提出“通用名称”抗辩，试图彻底否定原告的权利基础。

商标侵权案件中“通用名称”抗辩能否成功，对双方当事人都有着举足轻重的意义：一旦法院认定涉案商标为通用名称，则被告对涉案商标的正当使用不构成侵权；而权利人将面临满盘皆输的结果，其注册商标的维权将受到极大的限制，甚至无法实现，尤其是在伴随的无效程序中权利人可能会彻底丧失商标权。

1.1商标侵权案件中认定通用名称的法律依据及举证责任

在商标侵权案件中，被告提出“通用名称”抗辩并提供相关证据，会使涉案商标是否构成通用名称成为案件的争议焦点之一。有观点认为我国现行法律并未明确授权法院在商标侵权案件中认定通用名称[1]。但作为案件的争议焦点以及商标侵权认定的前提，法院有权对通用名称问题进行裁判，并以商标授权确权行政案件相关的司法解释作为参照，即参照《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（法释〔2017〕2号）（以下简称《确权授权规定》）第十条等规定判断涉案商标是否构成通用名称。

关于商标侵权案件中认定通用名称的举证责任,根据“谁主张，谁举证”的民事诉讼一般规则，涉案商标是否构成通用名称的举证责任在被告方。如果被告不主张通用名称抗辩，则法院不应主动审查原告的商标是否构成通用名称。

1.2商标侵权案件中应如何认定通用名称

在商标侵权案件中应如何判断涉案商标是否构成通用名称呢？笔者结合吉尼斯世界纪录诉奇瑞汽车商标侵权案等案例进行如下分析：

1.2.1通用名称的判断主体

笔者认为，法院在商标侵权案件中判断涉案商标是否构成通用名称，应当以该商标所标识的某类商品或服务相关公众的认识作为依据，即“相关公众”是通用名称的判断主体。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》[法释(2002)32号）](以下简称《商标民事纠纷司法解释》）第八条的规定：《商标法》所称“相关公众”，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。

本案中的“吉尼斯”作为服务商标，其潜在消费者范围很广。几乎任何一个个人或法人都可以申请挑战“吉尼斯”世界纪录并接受吉尼斯世界纪录的服务。因此，在本案中判断“吉尼斯”商标是否构成通用名称的主体范围相当之广。

本案被告抗辩“吉尼斯”构成通用名称的主要理由是根据文献数量，有部分媒体、学校等相关公众将“吉尼斯”作为世界纪录的代名词使用。然而，笔者认为被告的抗辩理由不能成立，主要因为：

（1）在商标侵权案件中，不应以个别消费者的认识作为判断商标是否构成通用名称的依据，《商标民事纠纷司法解释》第八条所规定的“消费者”应当具有普遍性和代表性。

（2）被告所指出的部分媒体、学校等相关公众从证据的数量及相关公众覆盖面上看比较小，远远小于原告提供的大量媒体、消费者、合作方、学校等相关公众将“吉尼斯”当作商标使用的文献等证据数量。

1.2.2 认定通用名称的地域标准和时间标准

（1）地域标准。根据我国现行商标法规定，法定的通用名称不存在地域标准，而约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。本案中，“吉尼斯”商标显然不构成法定通用名称，原被告的争议点在于“吉尼斯”是否构成约定俗成的通用名称。因此，应当以全国范围内相关公众的通常认识来判断“吉尼斯”是否构成通用名称，而不应依据某一两个消费者或媒体的个别认识来进行判断。

（2）时间标准。由于商标权人的使用、管理、维护的力度不同，注册商标的显著性会随时间而变化。因此，在商标侵权诉讼案件中，被告提出“通用名称”抗辩时，判断涉案商标是否构成通用名称的时间点就成为一个非常重要的问题。法院对时间点的不同选择，可能导致认定结果乃至案件结果的截然不同。参考《授权确权规定》第十条的规定，笔者认为：在商标民事侵权诉讼案件中，法院认定涉案商标是否构成通用名称应遵循“从新”的原则。即，判断通用名称的时间点不应仅限于商标申请日，在申请日后持续到诉讼阶段的使用情况均需考虑，这样才能反映真实、客观的市场实际情况。

“肉宝玉”案[2]是体现“从新”原则的典型案例之一，第3734392号“肉宝玉”商标（第30类）于2003年9月申请注册，并于2005年5月被核准注册。该案中，原告通过公证所固定被告侵权行为的时间在2012年4月及之前。被告提出了通用名称抗辩，法院审查了原被告双方的证据（证据时间截至2012年8月），并最终认定“肉宝玉”并非食品添加剂产品的通用名称，被告的通用名称抗辩不能成立。

1.2.3 认定“通用名称”所参考的因素

根据《授权确权规定》第十条的规定，通用名称分为法定的通用名称和约定俗成的通用名称。法定通用名称的认定标准是法律规定、国家标准或行业标准。而约定俗成的通用名称的认定，则需参考更多因素，包括：①相关公众的普遍认识；②相关市场内的通用称谓；③商标申请人（注册人）是否明知或应知涉案商标为部分区域内约定俗称的商品名称；④专业工具书或辞典的解释。

笔者认为，在民事纠纷中判断涉案商标是否构成约定俗成的通用名称，除《授权确权规定》第十条所列的四点因素外还可以参考以下因素：①原告是否规范使用涉案商标；②原告是否积极维护涉案商标权并针对商标侵权行为及时采取法律措施；③原告是否积极制止其他人将涉案商标当作通用名称使用；④同行业其他主要的市场竞争主体所出具的关于涉案商标是否为通用名称的证词或声明；⑤对相关消费者进行规范化市场调查的结果。

在“吉尼斯”案中，①专业工具书和辞典均证明“吉尼斯”并非通用名称。具体而言：《汉英大辞典》（第二版）收录的词条“吉尼斯世界记录”的英文是“the Guinness Book of Records”，可见此处汉字“吉尼斯”及英文“Guinness”的含义显然不是含义为“世界纪录”的通用名称，而是一个专有名词。《英汉大词典》（第2版）收录的词条“Guinness”有两个含义，第一个含义是“健力士黑啤酒（爱尔兰的健力士公司生产的一种烈性黑啤酒）”，第二个含义是“《吉尼斯世界纪录大全》（其中收录了各种古怪的世界纪录）‘商标名；源出爱尔兰都柏林一家族名’”；②原告一直规范“吉尼斯”商标。一直以来，原告在编纂发布的《吉尼斯世界纪录》、原告颁发的“吉尼斯世界纪录”证书以及原告与众多吉尼斯世界纪录挑战者之间签订的《（世界纪录）认证协议》中都标明“吉尼斯”是原告的注册商标；③大量的文章或报道将“吉尼斯”与“纪录”或“世界纪录”同时使用，以表示该纪录是由原告认证的世界纪录。虽然少量报道仅使用了“吉尼斯”，但该使用行为不具有普遍性。而且，该使用方式主要是出现在文章的题目或标题，目的是为了使题目或标题更简洁，而且部分题目或标题在使用“吉尼斯”三个字时还加了双引号，表明“吉尼斯”一词在该题目或标题中具有特殊含义。因此，在相关公众的普遍认识中“吉尼斯”并非指代“世界纪录””的通用名称；④“吉尼斯”商标在作为商标在“组织挑战比赛”服务项目上注册时具有很强的显著性，且原告曾多次给不规范使用“吉尼斯”商标的行为发送律师函，防止“吉尼斯”商标被淡化。因此，根据原被告双方提交的证据，一审法院认定“吉尼斯”不构成通用名称。

二、商标侵权案件中“非商标性使用”抗辩

我国司法实践中通行的观点认为，“被告使用争议标志必须是‘商标意义上的使用’（trademark use，以下简称‘商标性使用’）方可构成侵犯注册商标权，而‘非商标性使用’才是对注册商标的正当使用”[3]，将标识作为识别商品服务来源的使用才是商标性使用。

早在2002年，我国商标法中就出现了“商标使用”的概念[4]。不过当时法律对“商标使用”的概念实际上是“商标在商业活动中使用”。2013年颁布实施的《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）完善了“商标使用”的概念。《商标法》第四十八条规定“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”《商标法》第五十七条第（一）项和第（二）项进一步规定了“使用”商标构成侵权的情形。笔者认为，现行商标法第四十八条所规定的“商标使用”概念等同于司法实践中的“商标性使用”。

“吉尼斯”案中，被告的行为是否构成“商标性使用”是案件的焦点问题之一。下面笔者结合“吉尼斯”案对“商标性使用”的判断标准进行分析。

2.1商标的显著性

被告对一个标记的使用是否有正当理由很大程度上取决于原告商标的独创性[5]。原告商标的独创性越强，显著性越强，被告构成“非商标性使用”的可能性就越低。

原告的“吉尼斯”的商标作为英文“Guinness”的中文翻译，在“组织、制作及展示有关世界纪录或杰出成绩的竞赛、游戏、测验、表演活动等”服务项目上具有很高的独创性和显著性。

2.2 商标的知名度

被使用商标的知名度可以间接判断被告是否具有攀附商誉的主观恶意。原告的商标的知名度越高，被告构成商标性使用的可能性就越高。

本案中，“吉尼斯”商标经过原告在中国的多年使用、宣传、第三方广泛报导，已经在相关公众中具有极高的知名度。原告吉尼斯世界纪录有限公司（Guinness World Records Limited）自1954年成立以来在全球100多个国家开展了形式多样的与世界纪录认证相关的服务。“吉尼斯”品牌最早于上世纪八十年代进入中国，中央电视台于八十年代中期播出了一套《吉尼斯世界纪录》集锦节目。2006年以来，中央电视台推出的《正大综艺·吉尼斯中国之夜》节目诞生了近200项新的吉尼斯世界纪录，使得“吉尼斯”成为一般公众家喻户晓、耳熟能详的品牌。

原告对“吉尼斯”系列商标进行了长期、大量的使用和宣传，使得“吉尼斯”商标在世界纪录认证领域与原告已建立起唯一、确定的对应关系，在“世界纪录认证、组织挑战赛”领域内的任何使用该商标的行为必然也只能会起到标识服务来源的功能和作用，构成商标性使用。

2.3 被告同时使用自己的商标与原告的商标

本案中，被告在“GUINNESS、我是吉尼斯、挑战吉尼斯”中国巡演活动现场的①巨幅大屏幕、②巨幅背景墙、③巨幅宣传海报、④车身各面、⑤巨幅横幅、⑥围栏、⑦场地地面、⑧工作人员服装、⑨门票等载体上突出使用“GUINNESS”“我是吉尼斯”“挑战吉尼斯中国巡演”标识。同时，被告在巡演活动现场也使用奇瑞汽车的商标。

在这种被告同时使用期自己注册商标与原告商标的情形下，被告的行为是否构成“商标性使用”呢？笔者认为应当紧扣“商标性使用”概念的核心来进行判断，即被告对原告注册商标的使用是否用于识别商品或服务的来源。在康恩贝公司诉富莱欣公司等案件中，法院认为虽然被告在其产品上标注了自己的商标“惠普生”和“HPSON”，但其有意淡化自有商标，而突出使用原告的注册商标“乾列康”的行为属于商标性使用，导致相关公众混淆并因此判定被告侵害了原告的商标专用权。[6]

在“吉尼斯”案中，在原告商标具有很强显著性和知名度的情形下，被告的使用方式、使用目的、使用效果均证实被告在全国各地组织的涉案活动中使用原告“吉尼斯”系列商标的行为，必然会导致相关消费者对服务来源发生混淆，或认为被告组织的挑战赛与原告存在特定的联系。具体而言：

2.3.1从使用方式上看,被告直接、大量、全方位、立体式、反复地将原告的已注册商标突出使用在组织、挑战、展示挑战等与原告已注册商标核定使用范围完全相同的领域，整个挑战活动包括了挑战前的宣传、准备，现场表演，活动后的宣传和展示。被告不仅在各个环节均使用了原告的注册商标，而且其使用方式完全符合对任何商标使用的黄金法则，即将涉案商标以突出和区别于周围文字图形的形式进行使用。这显然是对原告注册商标的商标性使用。

且被告的上述使用方式同原告对自己商标的使用方式基本相同。原告在开展挑战纪录活动中亦通过授权或合作的方式在活动中使用“吉尼斯”、“Guinness”，“挑战吉尼斯”来表征该活动是原告或原告授权开展及认证。被告在其报道中称“曾经，奇瑞为中国屡创吉尼斯世界纪录！今天，全新艾瑞泽7以至真实力，再一次挑战世界！”既证明被告知晓原告的商标及商业价值，也体现了其此次活动同以往原告或其授权开展的挑战活动性质相同，其使用显然也是同原告的使用方式相同。

2.3.2从使用目的上看,被告在商业活动中铺天盖地式的突出使用方式直接表明了被告使用该商标的目的，即向公众表明其活动是原告或原告授权组织、认可，利用原告品牌的高度权威性达到提高其旗下奇瑞汽车的知名度和品质的可信赖度，获得巨额商业利益。

2.3.3从使用效果上看,相关公众对该活动的关注、感受和评价，活动后被告旗下奇瑞汽车销量的大幅增加，均证实在上述商标的使用方式和使用目的下确实实现了被告希望达到的效果，即：使相关公众认为该项挑战活动是原告组织或授权组织，并基于对原告品牌的信任进而对被告奇瑞品牌及其车辆品质的认知、认可和产生信赖。这也同时说明了涉案活动的商业性。

2.4被告的主观意图

被告在商业活动中使用被控侵权标识的主观意图，可以结合被告的使用方式、宣传用语、原被告的市场地位及合作历史等因素综合判断。

在“吉尼斯”案中，被告作为大型公司且明知“吉尼斯”、“吉尼斯世界纪录”“GUINNESS WORLD RECORDS”是原告的注册商标、需经许可才能使用的情况下，其应对原告的商标有更高的规避义务。如其仅仅是想说明其组织的是挑战纪录的活动，其完全不必使用原告的商标。

被告冠名的奇瑞汽车特技队曾多次挑战吉尼斯世界纪录并与原告签署挑战协议，且被告在官方网站对此事实进行宣传，并在对涉案活动的宣传中普遍使用以下内容：“曾经，奇瑞为中国屡创吉尼斯世界纪录！今天，全新艾瑞泽7以至真实力，再一次挑战世界！”。

而且，在涉案活动举行之前，原告就已经在2014年4月4日和4月10日分别向被告发送警告函和律师函，明确指出其侵权行为并要求停止侵权。在多次警告无效的情况下，原告于2014年4月28日向芜湖市工商行政管理局提交投诉函，并多次补充提交被告持续侵权的证据，要求制止侵权行为。

因此，被告在主观上明知“吉尼斯”、“GUINNESS”是原告的注册商标，其在活动现场及活动前后的宣传、展示中突出、大量、反复使用“吉尼斯”、“GUINNESS”，显然是为了在涉案的世界纪录挑战活动及表演活动中攀附原告涉案商标的极高知名度、权威性和美誉度，从而误导公众对其产品的性能产生错误联想，从而获取巨额非法利益。

三、反思与启示

通过“吉尼斯”等案件不难看出，当被告在商标侵权案件中提出“通用名称”抗辩时，涉案商标是否已经通用名称化的客观状态难以改变，商标权人能做的非常有限。然而，将时间倒溯至商标申请之时，商标权人则可以通过多种途径巩固其商标权，防止其商标面临通用名称化的风险：

3.1 选择有显著性的商标进行注册

商标权人在申请新的商标之时，就应当避免使用通用名称作为商标。选取独创性、显著性较高的标识，可以减小该商标注册后通用名称化的风险和防范其通用名称化所花费的成本。

3.2商标权人应持续规范地使用注册商标

这点对于创新力强的企业尤其重要。在网络时代，率先推出某种商品或服务的企业，很容易迅速占领巨大的市场份额。随着该企业商标知名度的迅速攀升，其商标被通用名称化（即成为某一种新型商品或服务代名词）的可能性也随之急遽增长。“优盘”案[7]是注册商标通用名称化的典型反面案例。朗科公司作为最早推出“优盘”产品的企业之一，将其注册商标与商品名称混用，造成“优盘”商标沦为了通用名称。“吉尼斯”案则是一个典型正面案例，原告作为全球最早也是最著名的“纪录认证”等服务的提供者，持续规范地使用“吉尼斯”系列商标。这无疑对保持“吉尼斯”系列商标的显著性起到了非常积极的作用。

因此，创新型企业在推出一种新型商品（服务）时，务必同时设计商标和商品（服务）名称，对注册商标规范使用并明确标示其商标，以区别于商品（服务）名称。

3.3商标权人应采取积极措施防范商标的通用名称化

具体而言，①相关公众对某一商标有通用名称化的认识倾向时，商标权人可以通过反淡化广告纠正。“不是所有的积木都是乐高积木”，“不是所有的牛奶都是特仑苏”都是典型的反淡化广告语；②对市场中侵犯注册商标权的行为及时采取法律行动，依据不同情况分别采取发送律师函、工商行政投诉、提起侵权诉讼的行动，追究侵权人的法律责任，对其他潜在侵权者起到震慑作用；③对市场中将商标当作通用名称使用的行为及时采取法律行动，通过发送告知函、电话、邮件沟通等方式，及时提醒市场主体尊重其注册商标并消除将其注册商标作为通用名称使用的行为；④如果辞典、工具书未对商标进行明确标识，商标权人应主动联系出版社并要求其对商标在词典中进行明确标识。辞典、工具书是判断约定俗成通用名称的参考因素之一，商标权人请求出版社在工具书中标识其注册商标的权利在一些发达国家已经被法定化。《欧洲共同体商标规则》第10条（1994年3月15日实施）明确赋予了商标权人“商标表示请求权”，《德国商标法》第16条（1995年版）规定了“商标表示请求权”[8]，这在将来也有可能被我国商标法所吸收。

此外，商标权人应当妥善保留其规范使用注册商标、针对商标侵权行为采取维权行动、以及针对商标通用化风险采用的反淡化行动的证据，以便在遭遇通用名称挑战时，能够做出有力抗辩。

参考文献

[1] 杨晓玲，《专有与公有之间：商品通用名称的司法认定研究》，载《西南政法大学学报》2015年2月第17卷第1期，第101-102页。

[2] 一审案号：（2013）青知民初字第265号；二审案号：（2014）鲁民三终字第37号。

[3]《“商标性使用”的法律效力》，何怀文，载于《浙江大学学报（人文社会科学版）》第44卷第2期，2014年3月，第166页。

[4]《商标法实施条例》（2002年）第3条规定，“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。

[5]《驰名商标和著名商标的法律保护——从识别到表彰》，黄晖著，法律出版社2001年第1版，第167页。

[6] 参见（2010）一中民终字第14232号民事判决书。

[7] 参见《国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第1509704号“优盘”商标争议裁定书》[商评字（2004）第5569号裁定书]。

[8] 参见《比较法视角下商标的通用名称化及其救济》，刘斌斌，载《甘肃社会科学》2012年第1期，第132-133页。